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20 de Outubro de 2020
2º Grau
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Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL
Julgamento
21 de Agosto de 2019
Relator
Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE
Documentos anexos
Inteiro TeorTJ-RJ_AI_00390307620198190000_d483f.pdf
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Inteiro Teor

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Décima Sétima Câmara Cível

Agravo de Instrumento n. 0039030-76.2019.8.19.0000

Agravante : LA JOLLA WETSUIT COMPANY INC.

Agravado: X3M SPORTS BUSINESS CONSULTORIA LTDA.

Relator: Des. Flávia Romano de Rezende

ACÓRDÃO

MARCA. AÇÃO ORDINÁRIA DE VIOLAÇÃO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A CESSAÇÃO DE TODO E QUALQUER USO DAS EXPRESSÕES “XTERRA WETSUITS”, “XTERRA BOARDS” OU QUALQUER OUTRO SINAL QUE SE ASSEMELHE A “XTERRA”. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELA RELATORA PARA AGUARDAR SENTENÇA NA JUSTIÇA FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, QUE RECONHECEU A PROPRIEDADE E O USO EXCLUSIVO DA MARCA XTERRA À AUTORA, ORA AGRAVADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO E TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA PELO JUÍZO A QUO.

1 - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do juízo a

quo que, em sede de tutela de urgência, ratificou determinação anterior para cessar todo e qualquer uso da marca “XTERRA” ou assemelhada, haja vista o trânsito em julgado da sentença na Justiça Federal, que reconheceu a propriedade e exclusividade do uso da marca “XTERRA” à ora agravada.

2 - A agravante pretende a reforma da decisão liminar ante as

alegações de que já fazia uso da marca no Brasil; que seus produtos são conhecidos pelos atletas praticantes de triatlon e da tecnologia empregada nos produtos; não há confusão entre os produtos da agravada e aqueles produzidos pela agravante; inexistencia de concorrência desleal; precariedade dos registros de marcas da agravada, eis que requerida a decretação de caducidade das mesmas junto ao INPI.

3 - Cumpre assinalar que o sistema da Lei nº 9.279/96 é de

natureza atributiva ou constitutiva do direito à propriedade da marca, na forma do art. 129. A exclusividade da marca «XTERRA» fora conferida à agravada, pelo INPI, e confirmada pela Justiça Federal, sem apostilamentos que pudessem porventura fragilizar a sua utilização, na classe 25 de roupas.

4 - Quanto à alegada caducidade da marca, a Segunda Seção

do STJ (EREsp 964.780) decidiu que “a caducidade de marca

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registrada, por falta ou interrupção de uso, gozo ou fruição pelo titular, tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), em vez de efeitos retroativos (ex tunc)”.

5 - Além disso, a competência da justiça estadual é periférica

para decidir sobre a caducidade das marcas, uma vez que o órgão encarregado da análise é o INPI, observado o devido processo legal.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0039030-76.2019.8.19.0000 , em que é Agravante LA JOLLA WETSUIT COMPANY INC. e AGRAVADO X3M SPORTS BUSINESS CONSULTORIA LTDA. SÃO DOMINGOS S/A INDÚSTRIA GRÁFICA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Décima Sétima Câmara Cível deste E. Tribunal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Ordinária de Violação de Marca e Concorrência Desleal ajuizada por X3M SPORTS BUSINESS CONSULTORIA LTDA. em face de LA JOLLA WETSUIT COMPANY INC., proposta em 28/10/2016, em que postula a concessão de tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária, para determinar a agravante a abstenção de todo e qualquer uso de marcas idênticas ou que se assemelhem a “XTERRA”.

Aduziu a Agravada na petição inicial ser titular de registros marcários que contêm os elementos nominativo e figurativo (marcas n.ºs 825736072, 830261133 e 830261125), utilizados indevidamente pela Agravante, para distinguir produtos da

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mesma categoria. Esclareceu ainda que adquiriu a marca « XTERRA » através de contrato de cessão de registro marcário.

A Des. Márcia Alvarenga determinou a suspensão deste processo até que fosse prolatada a sentença pelo d. Juízo da 9ª Vara da Justiça Federal (processo 0158739-43.2016.4.02.5101) da ação ajuizada pela agravada que pretendia a anulação ou adjudicação dos registros das marcas XTERRA e a concessão de medida liminar para garantir a sua utilização.

Sentença de improcedência daquela ação, com expressa revogação da liminar, em 18 de outubro de 2017, confirmada peo TRF da 2a Região com certidão de trânsito em julgado em 21 de maio de 2019.

Ato contínuo, a agravada reiterou seu pedido de antecipação da tutela, tendo sido proferida a decisão pelo juízo a quo, nos seguintes termos (fls. 1059/1060) :

Considerando o retorno dos autos da Justiça Federal;

Considerando o trânsito em julgado da sentença, na Justiça Federal, que reconheceu a propriedade e o uso exclusivo para a marca "XTERRA" para Autora, conforme fartamente demonstrado nos documentos juntados aos autos às fls.1025/1050;

Considerando, ainda, a impossibilidade de convivência confirmada, naquele Juízo , das marcas pleiteadas pela Ré, LA JOLLA WETSUIT COMPANY INC, ACOLHO o pleito autoral de fls.1017/1023 e RATIFICO a medida liminar deferida às fls.324/326, retomando, assim, a tutela de urgência, para determinar que as Rés, IMEDIATAMENTE:

(i) CESSEM todo e qualquer uso das expressões "XTERRA WETSUITS" e "XTERRA BOARDS" ou de qualquer outro sinal que se igualem, assemelhem ou confundam com as marcas "XTERRA", de titularidade da Autora, em quaisquer meios

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ou formas, incluindo perfis e/ou publicidades realizadas na Rede Mundial de Computadores Internet;

(ii) DESTRUAM todos os meios de propaganda, dos produtos/serviços que contenham a expressão "XTERRA WETSUITS" e "XTERRA BOARDS", sob qualquer forma, tais como: embalagens, propagandas, panfletos, documentos fiscais, impressos, etc.;

(iii) RETIREM de circulação/exposição toda a mercadoria já distribuída ao mercado com as embalagens do produto que contenha os termos "XTERRA WETSUITS" e "XTERRA BOARDS"; e

(iv) RETIREM de funcionamento os sítios eletrônicos identificados pelos endereços www.xterrawetsuits.com.br e www.xterraboards.com.br.

Sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, o que o Intime-se a parte ré, por publicação, já que devidamente representada nos autos, da presente decisão, bem como para apresentar sua contestação, no prazo de 15 dias faço com arrimo no CPC, art. 497.

Irresignada, recorre a agravante requerendo a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1019, I, do CPC, e, ao final, o provimento do presente agravo para revogar a tutela diante: (i.) da ausência de verossimilhança, eis que a agravante já fazia uso das marcas sem qualquer oposição da agravada; (ii.) da atuação parasitária da agravada, pois articulou-se de modo a que, por meio de interpretação de contrato de cessão de direitos sobre marca, estendesse o alcance desta cessão para produtos que consabidamente não produz e que são, mais do que isso, notoriamente produzidos em todo o globo terrestre pela agravante, consumidos por atletas que conhecem o produto e seu fabricante; (iii.) não há confusão entre os produtos da agravada e aqueles produzidos pela agravante, pois esses voltam-se para roupas de mergulho/borracha e equipamentos para praticantes de triatlon; (iv.) da inexistencia de concorrência desleal na medida em que os produtos não concorrem no mercado; (v.)

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da precariedade dos registros da agravada em face de pedido de decretação de caducidade das marcas junto ao INPI; (vi.) da constatação de que a agravante é notoriamente conhecida em nivel mundial na fabricação e comercialização de suas roupas e afins.

Decisão de fls. 35 indeferindo o pedido de efeito suspensivo

Contrarrazões às fls. 44 no qual a agravada aduz, em síntese, que a agravante quer se valer do presente recurso para manter-se usando as marcas XTERRA, em clara violação à coisa julgada e praticando atos de concorrência desleal; o único argumento do recurso é um pedido de caducidade da marca na classe 25, cuja analise ainda se encontra pendente pelo INPI; quem analisa o pedido de caducidade é o INPI; que a agravante deixou de informar e juntar aos autos toda a documentação comprobatória da exploração e comercialização de produtos com a marca XTERRA; apresentou ao INPI mais de 600 paginas com notas fiscais das vendas de produtos de vestiários e acessórios utilizados em práticas esportivas, além de apresentar contratos de parcerias para exploração da marca e realização de eventos esportivos; a questão da caducidade não pode ser objeto de discussão neste agravo de instrumento, sob pena de usurpar-se a competência da autarquia, órgão técnico para fazê-lo (arts. 142 a 146 da LPI); mesmo eventual caducidade parcial não permitirá a convivência entre as marcas XTERRA; a coisa julgada já entendeu ser impossível a convivência das marcas; risco iminente de perda da identificação da marca pelo consumidor, eis que as marcas são idênticas. Finalmente requer o desprovimento do recurso.

Documentos trazidos com as contrarrazões fls. 55-813.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

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Neste agravo de instrumento, pretende a Agravante ver revogada a tutela antecipada concedida pelo juízo a quo, ao argumento de que promoveu junto ao INPI, em 27 de maio de 2018, pedido de caducidade dos registros de marcas de nº 825736072, 830261133 e 830261125, na forma dos arts. 142, III e 143, I, da LPI, questão que entende ser prejudicial ao suposto direito da agravada.

Aduz ainda que a agravada não produz, nem comercializa ou exporta roupas de mergulho, roupas de borracha, boias e acessórios de natação essenciais à prática de Triátlon, eis que não detém a tecnologia necessária para tanto.

Antes, contudo, faz-se necessária uma breve digressão acerca dos fatos, eis que passados alguns anos desde a propositura da presente ação e o fato de que a agravante repete questões já enfrentadas pela justiça federal.

Pois bem. A agravante afirma que a marca XTERRA foi inicialmente criada nos EUA pela empresa TEAM (Television Events and Marketing Inc.).

Em 08/03/2001, a TEAM e uma empresa do grupo da Agravante (Black Mocha) celebraram contrato de licenciamento para uso da marca XTERRA para determinados produtos em determinados territórios, inclusive no Brasil. Nada obstante a realização da avença por prazo determinado de 11 anos, qualquer pretensão da licenciada acerca da titularidade da marca XTERRA deve ser afastada, ante a sua concordância em nunca se opor ou fazer objeção ao uso da marca da TEAM.

Em 19/05/2009, a TEAM transferiu de forma exclusiva e irrevogável, os registros e depósito das marcas XTERRA, no Brasil, à Agravada, a saber, 8257388822, 825736080, 825736072 e 829715762 através de Contrato de Transferência e Cessão de Marcas Registros.

E, conforme restou decidido na sentença prolatada na justiça federal às fls. 59, “muito embora a TEAM tenha firmado anos antes um contrato de licenciamento com a La Jolla, tal contrato não impede que a TEAM realize a transferência da marca

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para terceiros, pois ela continuou proprietária da marca”. “(...) Tanto é assim que, alguns anos depois, em 19/11/2013, a TEAM UNLIMETED LLC (do mesmo grupo da TEAM) e La Jolla celebraram Contrato de Transferência e Cessão de Marcas Registrada nos Estados Unidos da América e “ao redor do mundo”, exceto no Brasil”.

Quanto à tese sobre possível má-fé da Agravada por ter, em 2005, tentado tornar-se distribuidora da marca XTERRA, a mesma também foi afastada naquela sentença:

“As mensagens demonstram que, naquela época, um representante da X3M procurou a TEAM, a titular da marca XTERRA, para se tronar a distribuidora da marca no Brasil. A TEAM então comunicou o fato para seu licenciado Keith Simmons, pessoa ligada à Autora e as conversas não foram adiante. Isso não impede que, anos depois, em 19/05/2009, a X3M adquira os direitos relativos à marca XTERRA no Brasil diretamente com a TEAM, mesmo sabendo que esta tinha uma licenciada anterior no país”.

Finalmente, a bem lançada sentença negou todos os pedidos da La Jolla de anular, adjudicar ou permitir a coexistências da marca XTERRA e reconheceu a titularidade dos registros em nome da Agravada (fls. 78).

O cerne do Agravo é, portanto, o pedido de caducidade junto ao INPI e sobre ser esta uma questão prejudicial ou não a impedir o deferimento da liminar.

Em aresto da lavra da Des. Federal LILIANE RORIZ no Agravo n. 201102010160571-RJ, a questão foi apreciada em ação de abstenção de uso de marca, e a conclusão acerca da caducidade foi de que a competência para a sua apreciação seria da justiça federal, sendo apenas periférica a competência da justiça estadual. Senão vejamos:

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MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. SUSPENSÃO DE REGISTROS. CADUCIDADE. MARCA •PUCCI–. 1. A medida cautelar é providência jurisdicional protetiva do bem jurídico envolvido no processo principal. Sua função é meramente instrumental desse último, tendo em vista que visa assegurar a entrega efetiva da prestação jurisdicional, sem adentrar seu mérito, garantindo, assim, a eficácia da decisão a ser proferida no processo principal. 2. A decisão agravada baseou a sua conclusão em decisão judicial anterior que supostamente atesta que a empresa ora agravante não vem utilizando a marca PUCCI por longo período. Tal decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Justiça Estadual de São Paulo, perante o qual tramitou a ação de abstenção de uso e indenização ajuizada pela ora agravante em face de outra empresa, julgada improcedente em primeira instância e que, atualmente, encontra-se em grau de recurso. Entendeu o referido Juízo que o registro da ora agravante não lhe asseguraria qualquer direito de impedir a exploração comercial da marca PUCCI pela empresa que figura como ré naquela demanda, com base em três fundamentos, quais sejam, inexistência do efetivo uso pela titular da marca, inexistência de relação entre a atividade empresarial da titular e a solicitação de registro da marca na classe 25 e inexistência de concorrência desleal. 3. Em que pese o Juízo Estadual ter concluído pelo desuso da marca da ora agravante, é certo que a caducidade é matéria cujo exame se submete integralmente à competência da Justiça Federal. O mesmo se pode dizer da suposta inexistência de correlação entre a atividade empresarial e a classe em que se insere o registro concedido. Em outras palavras, a definição sobre a caducidade ou a registrabilidade de um signo se incluem no âmbito da Justiça Federal, sendo que a análise de tais matérias realizada pelo Juízo Estadual tem um cunho meramente circunstancial e periférico. 4. O deferimento da liminar se deu de forma prematura, considerando que os réus sequer foram citados. Com efeito, a caducidade de um registro é

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uma matéria deveras complexa e que demanda exame profundo de aspectos documentais conjugados à legislação pertinente. Assim, o exame da suspensão dos registros em tela, sob tal fundamento, pela gravidade de seus efeitos, ainda que em juízo de liminar, exige uma maior dilação probatória para melhor avaliar a tutela de urgência pretendida, sendo mais prudente aguardar as manifestações dos réus. 5. Não se pode deixar de observar, por outro lado, que a empresa ora agravante já notificou a agravada para que se abstivesse de utilizar a expressão •PUCCI–, sendo que o afastamento da suspensão dos registros daquela poderia possibilitar que esta continuasse a exercer medidas impeditivas em face da agravada. Com efeito, as empresas litigantes empreenderam uma coexistência pacífica ao longo de vários anos, estando suas posições no mercado razoavelmente demarcadas por essa circunstância. Por esse motivo, evidencia-se que as mesmas também podem conviver no mercado até o deslinde definitivo da controvérsia, oportunidade em que o Juízo a quo poderá se manifestar sobre a questão mediante um juízo de certeza. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF-2 - AG: 201102010160571 RJ 2011.02.01.016057-1, Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 27/03/2012, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data: 03/04/2012 - Página::16/17)

Ademais, aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma marca, atribuídos pelo registro, corresponde um dever legal de uso da mesma, decorrente da função social da propriedade, na forma do previsto na Constituição Federal, e sobre a caducidade compete ao INPI fazer uma análise minuciosa, na forma do art. art. 142, III e 143, I, da LPI 1 .

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Além da análise sobre a caducidade demandar investigações acerca do uso da marca e a observância ao devido processo legal, há verossimilhança nas alegações feitas pela agravada de que não descontinuou por 5 anos o uso da marca no país, conforme os documentos acostados.

Diga-se, ainda, que o uso da tecnologia para a confecção das roupas e acessórios para natação em provas de Triátlon não permite a convivência entre os competidores no mercado conforme já decidido pela Justiça Federal, eis que a classe 25 não distingue roupas de atletas ou de ginástica.

Finalmente, convém mencionar acórdão da lavra da Ministra Nancy acerca dos efeitos ex nunc da declaração de caducidade da marca, pelo INPI, por conferir maior segurança jurídica aos agentes econômicos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INOCORRENTES. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CADUCIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). FINALIDADE DA LEI. 1. O recolhimento de custas recursais por um dos litisconsortes ativos e necessários é suficiente para o afastamento da deserção, mormente quando o patrocínio da causa é conduzido pelos mesmos advogados. Precedentes. 2. O simples fato de não constar o nome de todos os litisconsortes no substabelecimento - outorgado pelo

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco)

anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo

prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

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escritório de advocacia na origem a causídicos com atuação perante o STJ - não significa por si só defeito na representação processual, mas mero erro material. Havendo outros elementos a evidenciar comunhão de interesses ao longo da instrução, bem como a atuação conjunta dos representados em todos os atos do processo, a regularidade da representação é manifesta. 3. Denomina-se técnica de política judiciária a discussão sobre a direção - para frente (ex nunc) ou para trás (ex tunc) - e a extensão - limitada ou ilimitada - da atividade temporal dos efeitos de determinado instituto jurídico. Quando o legislador é silente acerca de sua definição, cabe ao Poder Judiciário preencher essa lacuna. Precedente do STF. 4. A nulidade do registro de marca industrial ocorre quando se reconhece a existência de determinado vício apto a macular a concessão do registro desde seu início. Quando for impossível mantera validade de algo nulo ab ovo, operam-se efeitos retroativos (extunc). 5. Já a caducidade do registro implica a declaração de determinada circunstância fática, que pode ser verificada pela inexistência de uso da marca desde seu registro ou pela interrupção do uso por prazo além do limite legal. Quando a condição para manutenção do registro deixa de existir, operamse efeitos prospectivos (ex nunc). 6. A prospectividade dos efeitos da caducidade é a mais adequada à finalidade do registro industrial, pois confere maior segurança jurídica aos agentes econômicos e desestimula a contrafação. 7. Embargos de divergência acolhidos para prevalecer a orientação do REsp 330.175/PR, que reconhece efeitos prospectivos (ex nunc) da declaração de caducidade da marca industrial. (STJ - EREsp: 964780 SP 2010/0041638-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/08/2011).

Ante o exposto, voto no sentido de desprover o recurso.

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Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2019.

Desembargador FLÁVIA ROMANO DE REZENDE

Relator

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