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29 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO : APL 00226084620178190210 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

TJ-RJ_APL_00226084620178190210_2f554.pdf
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Quarta Câmara Cível

Apelação Cível nº 0022608-46.2017.8.19.0210

Apelante: EXPERIMENTA LANCHES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME

Apelado: DANIEL DA CUNHA GALSKY E OUTROS

Origem: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA CAPITAL

Relatora: Desembargadora MARIA HELENA PINTO MACHADO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE

FRANQUIA (FRANCHISING). LEIS NºS 9.279/96 E

8.955/94. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME

COMERCIAL DO FRANQUEADOR APÓS O

TÉRMINO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- Inconformismo da autora com a sentença de

improcedência do pedido, sob o argumento de

que os réus utilizaram-se de forma ilícita da

marca franqueada, devidamente registrada junto

ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial

durante cerca de dois anos após o término do

contrato de franquia firmado entre as partes.

- O registro da marca é o título que assegura o

direito de propriedade e uso exclusivo da marca

em todo o território nacional, cuja concessão se

dá após análise do pedido depositado pelo

requerente junto ao INPI (Instituto Nacional da

Propriedade Industrial), órgão que regula direitos

e obrigações relativos à propriedade industrial e

encarregado pela análise dos pedidos para

concessão do registro de marcas.

- Muito embora a apelante alegue, com

veemência, ser detentora da titularidade da

marca comercial “Experimenta Lanches”, não é

isso que se observa dos documentos anexados

pela própria autora, apontando que o pedido de

registro deferido à apelante em 12/04/2016 restou

arquivado definitivamente em 27/09/2016, por

falta de pagamento da concessão.

- Outrossim, o documento no qual a apelante

baseia o pedido de reforma da sentença indica

que o pedido foi depositado em 28/10/2016 e a

concessão do registro, em 07/08/2018, sendo

esta a data a partir da qual pode ser considerada

ilegal o uso da marca “Experimenta Lanches”.

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Secretaria da Quarta Câmara Cível

Rua Dom Manuel, 37, Sala 511 – Lâmina III

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4 - Tel.: + 55 21 3133-6294 – E-mail: [email protected] – PROT. 553

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- Enfim, ainda que os apelados tenham se utilizado do nome franqueado por dois anos após o término do contrato, que vigorou de 27/08/2012 a 27/08/2015, não infringiram as normas legais que protegem o direito de propriedade das marcas (Lei nº 9.279/96), eis que a apelante só obteve a concessão do registro da marca “Experimenta Lanches” em 07/08/2018.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0022608-46.2017.8.19.0210, em que figura como apelante EXPERIMENTA LANCHES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, sendo apelado DANIEL DA CUNHA GALSKY E OUTROS.

ACORDAM, por unanimidade de votos, os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer/não fazer ajuizada por EXPERIMENTA LANCHES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME em face de DANIEL DA CUNHA GALSKY, ROSANE DE SOUZA ROCHA e HAMBURGUERIA RIO GRANDE LTDA., inicialmente distribuída para o Juízo da 4ª Vara Cível Regional da Leopoldina.

Alega, em síntese, que diante da ausência de renovação pelas partes do contrato de franquia, celebrado no dia 27/08/2012 e vencido em 27/08/2015, os réus não cessaram a exposição da marca “Experimenta Lanches”, após cerca de dois anos do vencimento do contrato de franquia, ou seja, utilizando-se de forma ilícita de marca devidamente registrada pela autora junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Aduz que ao celebrar o contrato de franquia, os réus tiveram acesso a todo o sistema franqueado, que corresponde ao conjunto de conhecimentos, "know-how" e técnicas de operação do negócio, envolvendo o

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preparo e a comercialização de refeições, preparação e venda de produtos, tudo dentro do conceito de alimentação rápida.

Requer a tutela antecipada e, por fim, a condenação dos réus a deixarem de utilizar a denominação “Experimenta Lanches”, bem como a manter a confidencialidade e a devolver todos os documentos relacionados com o contrato de franquia celebrado, além do pagamento da multa contratual prevista na cláusula contratual nº 24 (index 3).

Decisão declinando da competência para o Juízo da 1ª Vara Empresarial, com base no art. 91, I, do CODJERJ (index 102).

Decisão indeferindo a gratuidade de Justiça à parte autora (index 113), contra a qual foi interposto agravo de instrumento (index 119), que restou desprovido por esta Quarta Câmara Cível (Processo nº 005975472.2017.8.19.0000).

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da1ª Vara Empresarial (index 134), o qual foi julgado improcedente (index 153).

Decisão denegatória da tutela de urgência (index 160).

Contestação da parte ré, arguindo, em suma, que possui hospitais credenciados cobertos pelo plano da parte autora e que não consta de seu sistema qualquer pedido da parte autora para atendimento emergencial ou remoção por ambulância, tendo a parte autora optado por realizar a remoção de forma particular através de hospital não credenciado.

Assevera que o reembolso deve ocorrer tão somente no limite estabelecido no plano, não estando obrigado a reembolsar despesas realizadas em hospitais não credenciados.

Por fim, diz ser descabida a inversão do ônus da prova e requer a improcedência do pedido (index 131).

Ata da audiência de mediação realizada em 30/05/2018 revela a impossibilidade de acordo entre as partes (index 344).

Contestação e reconvenção dos réus, alegando na primeira, em preliminar, a ilegitimidade passiva da terceira ré, Hamburgueria Rio Grande Ltda., bem como a impugnação ao valor da causa e a parcial inépcia do pedido "2", e, no mérito, que em 27/08/2012 foi assinado um contrato denominado "contrato de franquia" com as pessoas físicas do 1º e 2º réus, pelo prazo de 36 meses, ou seja, com término em 26/08/2015, e pela parte autora quando tinha o titular Rudson Faria de Santana; que embora ____________________________________________________________________________

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faltem elementos essenciais ao contrato para a sua validade, quais sejam, a assinatura da segunda ré, Rozane, a assinatura de uma testemunha, bem como os franqueados não receberam ou tiveram acesso ao COF (Circular de Oferta de Franquia), o negócio entre as partes ia se desenvolvendo de forma pacífica, vez que as pessoas físicas envolvidas eram comunicativas e amistosas; que o titular da empresa franqueadora vendeu sua parte a Hilton Monteiro de Souza e Renato Líbano de Freitas, e estes para Regina H. Boechat Soares e Vilma Leiroz de Souza em junho de 2016; que o contrato escrito entre as partes, sem cláusula de prorrogação, deveria ter se encerrado em 26/08/2015, porém as partes continuaram a negociação, ou seja, a parte autora/franqueadora continuou a vender os materiais para os franqueados e os franqueados/réus mensalmente continuaram pagando as mensalidades; que os sócios da parte autora perceberam que o contrato de franquia não estava adequado aos padrões legais exigidos, então queriam que a ré fizesse novo contrato de franquia, com novas exigências e preços mais altos; que além destas exigências, as vendas dos materiais para abastecerem a loja das rés eram feitas semanalmente, e a autora deixou de cumprir o trato de fornecimento das compras; que as entregas das compras eram feitas sem regras, ou seja, às vezes de duas em duas semanas, chegando a três semanas de intervalos; e que a autora insatisfeita com a situação, em outubro de 2016 escreveu por email para os réus informando que não haviam mais interesse em permanecer com os réus como franqueados; que a autora não traz prova da titularidade ou certificado da marca Experimenta aos autos; que isto ocorre pelo simples fato da empresa ter perdido o registro feito em 20/06/2012, sob o número 904928209, o qual foi arquivado definitivamente por falta de cumprimento de prazo de pagamento de guias; que a autora mentiu a tentar induzir este juízo a erro, porém prova-se que a autora não possui qualquer certificado ou titularidade da marca Experimenta Lanches; que deixou de se utilizar de seus produtos assim que se operou a rescisão contratual, ou seja, outubro de 2016, por desinteresse da autora em manter o contrato de franquia; e que não infringiram a cláusula 24 do contrato de franquia, pois pararam de se utilizar de seus produtos em novembro de 2016, e, por consequência, não ocorreu a subsunção.

Na reconvenção, os reconvintes requerem os benefícios da gratuidade de Justiça e alegam, em resumo, a anulabilidade do contrato apresentado, mais perdas e danos e que tiveram despesas com honorários contratuais para a elaboração desta defesa, no montante de R$ 5.000,00, sendo uma vez de R$ 1.000,00 mais 8 vezes de 500,00, as quais ainda serão depositadas (index 214).

A autora falou sobre a contestação e contestou a reconvenção, alegando, em preliminar, a carência de ação e a inépcia do pedido reconvencional, e, no mérito, reprisam os argumentos expostos na petição inicial (index 357).

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Petição da autora pugnando pelo deferimento do pedido para recolhimento das custas processuais antes da prolação da sentença (index 391), o qual foi indeferido pelo Juízo a quo (index 393).

Instadas em provas, manifestou-se apenas a parte autora, requerendo a produção de prova oral (index 417 e 420).

Sentença prolatada às fls. 422/426 (index 422), julgando improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

.................................................................................................

"(...) O entendimento reiterado do STJ é no sentido de que" admite-se a reconvenção quando houver conexão entre as causas de pedir da ação principal e do pleito incidental, não se exigindo que os pedidos formulados tenham a mesma natureza "(AgInt no AREsp 1013294/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018). Ocorre que a causa principal não diz respeito diretamente ao contrato de franquia celebrado entre as partes, mas sim ao fato de"os réus vêm se utilizando de forma ilícita, do nome empresarial da autora, cuja marca está registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, violando, assim, o disposto em contrato celebrado entre as partes", conforme decidido no Conflito de Competência nº 0061459-08.2017.8.19.0000 pela 4ª Câmara Cível. Assim, uma vez que a parte ré está se utilizando indevidamente do nome empresarial da autora, não há conexão com relação ao contrato de franquia. Como se isto não bastasse, sequer foi dado valor à reconvenção, razão pela qual merece a mesma ser rejeitada liminarmente.

(...) Assevera a parte ré que a autora não traz prova da titularidade ou certificado da marca Experimenta aos autos e que isto ocorre pelo simples fato da empresa ter perdido o registro feito em 20/06/2012, sob o número 904928209, o qual foi arquivado definitivamente por falta de cumprimento de prazo de pagamento de guias, bem como que a autora mentiu a tentar induzir este juízo a erro, porém prova-se que a autora não possui qualquer certificado ou titularidade da marca Experimenta Lanches. Realmente, o documento de fls. 332/333 informa que a marca da autora foi depositada no dia 20/06/2012, mas não houve a concessão do uso por falta de pagamento, não sendo a mesma, portanto, detentora da marca.

Dessa forma, chega-se à conclusão de que a pretensão não merece prosperar.

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Por tais fundamentos, JULGO EXTINTA A RECONVENÇÃO SEM O EXAME DO MÉRITO em razão da carência acionária e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da causa principal, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85 § 2º do NCPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da reconvenção, que fixo em R$ 100,00 (cem reais), com fundamento no art. 85 § 2º do NCPC. P.I..”

.................................................................................................

A parte autora oferta embargos de declaração (index 444), rejeitados pelo Juízo a quo por ausência dos requisitos legais (index 448).

Recorre a autora, então, renovando argumentos anteriormente apresentados, e insistindo na tese de que há comprovação nos autos da apelante ser detentora da titularidade da marca “Experimenta Lanches”.

Requer a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido tal qual formulado na inicial (index 464).

Contrarrazões apresentadas pelos réus, alegando, em suma, que a concessão da marca foi deferida apenas em 07/08/2018, dois anos após o encerramento do contrato, razão pela qual não houve o uso indevido de marca da autora, sendo imperioso o desprovimento do recurso (index 484).

É o relatório.

V O T O

Recebo o recurso no duplo efeito, e dele conheço, diante da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos para sua admissibilidade.

Após examinar os elementos constantes dos autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida tal como lançada aos autos.

O cerne recursal gira em torno de a autora ser ou não detentora da marca “Experimenta Lanches” e do suposto uso indevido desta pelos réus, após o término do contrato firmado entre as partes litigantes.

A proteção das marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos trata-se de garantia fundamental, prevista no inciso XXIX, do artigo , da CRFB/88: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio

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temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”.

Concedendo efetividade à referida norma constitucional, a Lei 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial, assim dispõe em seu artigo 129:

......................................................................................................

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.”

......................................................................................................

Esclareça-se que a marca comercial é um bem imaterial que consiste em qualquer sinal, palavra, letra, numeral, figura ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor distinguindo os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

Já o registro da marca é o título que assegura o direito de propriedade e uso exclusivo da marca em todo o território nacional, cuja concessão se dá após análise do pedido depositado pelo requerente junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e encarregado pela análise dos pedidos para concessão do registro de marcas.

O INPI poderá deferir o registro, indeferi-lo (no todo ou em parte), arquivá-lo (caso alguma exigência expressamente formulada não tenha sido atendida no prazo de 60 dias) ou sobrestá-lo (se a análise depender do exame de pedido ou registro precedente, que seja objeto de oposição, pedido de

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caducidade ou procedimento administrativo de nulidade), à luz dos arts. 158/160, da Lei nº 9.279/1996 1 .

O deferimento do pedido enseja a intimação do depositante a comprovar o pagamento da taxa administrativa, na forma dos arts. 161 e 162 da sobredita Lei, in verbis:

......................................................................................................

“Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.”

......................................................................................................

Se nenhum pagamento for feito dentro do prazo ordinário ou do prazo extraordinário, o pedido será definitivamente arquivado e o registro não será concedido. Havendo o pagamento tempestivo da taxa, o INPI concederá o registro e emitirá o respectivo certificado, indicando a marca, o número e a data do registro, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, os produtos ou serviços para os quais a marca foi registrada, as características do registro e a eventual prioridade estrangeira na qual ela se baseia, conforme expressa e literal previsão do art. 164, da Lei nº 9.279/1996.

Adentrando ao mérito recursal, impende seja dito que, muito embora a apelante alegue, com veemência, ser detentora da titularidade da marca “Experimenta Lanches”, não é isso que se observa dos documentos anexados pela própria autora e recorrente.

1 Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei. Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento o exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

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Ora, o documento de fls. 332 demonstra que o pedido de registro da referida marca, cujo depósito foi realizado em 20/06/2012 (Processo administrativo nº 904928209), embora tenha sido deferido à apelante em 12/04/2016, restou arquivado definitivamente em 27/09/2016, por falta de pagamento da concessão.

Já o documento de fls. 372, no qual a apelante baseia o pedido de reforma da sentença, aponta como data de depósito o dia 28/10/2016 e, data de concessão do registro, 07/08/2018, sendo, pois, esta a data a partir da qual pode ser considerada ilegal o uso da marca “Experimenta Lanches”.

No caso dos autos, a arguição contida na peça inicial é no sentido de que o contrato de franquia foi celebrado em 26/08/2012 e vigorou até 26/08/2015. Os réus, por sua vez, afirmam na contestação e em reconvenção que pararam de se utilizar dos produtos franqueados em novembro de 2016 (index 214), o que não foi refutado pela parte autora em sua contestação à reconvenção (index 357). E, em réplica, a apelante apenas afirma que seu nome comercial foi indevidamente utilizado por cerca de dois anos após a expiração do prazo contratual de 36 (trinta e seis) meses (index 375).

Enfim, ainda que os réus tenham se utilizado do nome franqueado por dois anos após o término da avença, ou seja, até aproximadamente agosto de 2017, não infringiram as normas legais que protegem o direito de propriedade das marcas, tendo em vista que a autora só obteve a concessão do registro da “Experimenta Lanches” em 07/08/2018, com anteriormente explicitado.

Por conta de tais fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença.

Cumpre, por fim, majorar a verba honorária de R$ 100,00 (cem reais) para R$ 200,00 (duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, com suporte no art. 85, §§ 1º, 8º e 11º, do CPC/2015.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2019.

Desembargadora MARIA HELENA PINTO MACHADO

Relatora