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20 de Outubro de 2020
2º Grau
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Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Julgamento
16 de Outubro de 2018
Relator
Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO
Documentos anexos
Inteiro TeorTJ-RJ_APL_01440561220098190001_ab306.pdf
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Inteiro Teor

1

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Primeira Câmara Cível

Apelação Cível nº 0144056-12.2009.8.19.0001

Apelantes: (1) STENA SERVICES BRAZIL LTDA, (2) STENA DRILLMAX I (HUNGARY) KFT

Apelado: HEEREMA ENGINEERING SERVICES B V.

Relator: Desembargador MALDONADO DE CARVALHO

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MÉTODO E EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO PARA PETRÓLEO E GÁS EM LEITO SUBAQUÁTICO. PATENTE DE INVENÇÃO. TECNOLOGIA QUE PERMITE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PERFURAÇÃO E PRÉ-MONTAGEM DE COLUNAS SIMULTANEAMENTE, DE FORMA PARALELA, COM O OBJETIVO DE DIMINUIR O TEMPO DA PERFURAÇÃO E O RESPECTIVO CUSTO. PROVA PRODUZIDA QUE REVELA QUE AS REIVINDICAÇÕES 1 E 15 DA PATENTE PI 9502391-7 RECEPCIONAM OS ATRIBUTOS DE NOVIDADE E INVENTIVIDADE, REQUISITOS DE PATENTEAMENTO, NOS TERMOS DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – LEI Nº 9.279, UMA VEZ QUE CONTEMPLA MATÉRIA NÃO DESCRITA E/OU SUGERIDA PELO ESTADO DA TÉCNICA. UTILIZAÇÃO PELAS RÉS DA TECNOLOGIA DESCRITA NA PATENTE DE PROPRIEDADE DA AUTORA. VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO QUE INTEGRALMENTE SE MANTÉM.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0144056-12.2009.8.19.0001, em que são apelantes (1) STENA SERVICES BRAZIL LTDA , (2) STENA DRILLMAX I (HUNGARY) KFT , e apelada HEEREMA ENGINEERING SERVICES B V.

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Primeira Câmara Cível

Apelação Cível nº 0144056-12.2009.8.19.0001

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade , em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de infração de patente, cumulada com indenizatória por danos materiais, proposta por HEEREMA ENGINEERING SERVICES B.V. em face de STENA SERVICES BRAZIL LTDA e STENA DRILLMAX I (HUNGARY) KFT.

Alega a autora, em síntese, que é um grupo internacional, líder no ramo de construção marítima (offshore), voltada para o desenho, construção, transporte, instalação e remoção de instalações marítimas para a indústria mundial de petróleo e gás; que investe em pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias para aprimorar sua atuação no mercado; que na busca por soluções aos problemas apresentados pelo processo convencional de perfuração, desenvolveu método e equipamento mais eficiente para executar a chamada perfuração com dupla atividade; que a tecnologia em questão representa uma economia considerável de tempo e dinheiro na perfuração de poços de petróleo e gás, em uma atividade que movimenta milhões de dólares

o redor do mundo; que visando à proteção da tecnologia que acabara de desenvolver, depositou diversos pedidos de patente que foram concedidos por diversos órgãos de registro de patente no mundo, não sendo diferente no Brasil; que, em 21/07/1995, depositou o pedido de patente para a invenção denominada “método e equipamento de perfuração para petróleo e gás num leito subaquático” (PI 9502391-7), concedida em 03/02/2004, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, e que se encontra vigente e é válida até 21/07/2015; que é fato notório, indiscutível e incontroverso de que é titular dos direitos sobre a tecnologia patenteada, conforme reconhecido por diversos órgãos oficiais de patente do mundo inteiro, inclusive pelo INPI; que tomou conhecimento, recentemente, de que o navio sonda STENA DRILLMAX, de

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propriedade do grupo STENA, está operando no Brasil com a tecnologia por ela desenvolvida e patenteada; que o navio STENA DRILLMAX vem explorando o método e os equipamentos por ela patenteados, sem a sua autorização, em total violação aos direitos de propriedade industrial assegurados nacional e internacionalmente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de garantir o seu direito de se ver ressarcida das violações a sua patente, sem que se cause qualquer prejuízo ao desenvolvimento das atividades econômicas de exploração de petróleo no Brasil, postulando que as rés fiquem obrigadas a depositar em Juízo, mensalmente, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o valor correspondente a 7,5% (sete e meio por cento) dos valores recebidos por força do (s) contrato (s) celebrado (s) com as concessionárias de petróleo para a realização de quaisquer atividades relacionadas a perfuração e complementação de poços de petróleo e gás. Por fim, pugna pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrente da violação da patente PI 9502391-7, de propriedade da HEEREMA, bem como pelos atos de concorrência desleal, nos termos dos artigos 208 e 209, ambos da Lei 9.279/96, valor que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida (fls. 493), restando mantida no Agravo de Instrumento nº 2009.002.24474, também de minha relatoria. Laudo pericial às fls. 2.811/3.475, com esclarecimentos às fls. 4.700/4.829.

A sentença de fls. 5.254/5.280, proferida em 18/03/2015 e publicada em 18/05/2015 , julgou procedente o pedido, condenando as rés a se absterem de usar, sem a prévia autorização, a patente registrada pela autora, PI 9502391-7, observado o período de sua vigência, bem como a indenizá-la, a título de danos materiais e lucros cessantes, no valor correspondente ao percentual de 5% incidente sobre a receita bruta por elas auferida, através de contratos firmados com as concessionárias de petróleo para exploração de petróleo e gás com uso da tecnologia protegida pelo registro da patente, monetariamente corrigido pelos índices oficiais, com juros de mora de 1% ao mês, fixados desde a data inicial da violação, tudo a ser apurado em liquidação por arbitramento, após o trânsito em julgado. Condenou

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as rés, igualmente, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação, atento à complexidade da causa, ao trabalho realizado e o tempo de trâmite, na forma do art. 20, § 3º, do CPC.

Revendo as decisões provisoriamente lançadas às fls. 493 e 2.119/2.124, antecipou o douto Julgador de primeiro grau, parcialmente, os efeitos da tutela, tendo em vista a proporção da lesão sofrida pela autora, o uso prolongado de sua patente, a proximidade de sua expiração noticiada às fls. 4605/4606, e, por fim, a necessidade de amortecimento da lesão sofrida, determinando que as rés depositem, mensalmente, a partir daquela decisão, o valor correspondente ao percentual de 5% sobre o valor da receita bruta por elas auferidas através dos contratos que se encontram em vigor, firmados com as concessionárias de petróleo para exploração de petróleo e gás com uso da tecnologia protegida pelo registro da patente, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da apuração, em sede de liquidação de sentença, do total da receita bruta auferida pelas rés por meio dos demais contratos firmados desde a data inicial da violação da patente.

Os Embargos de Declaração interpostos pelas rés foram rejeitados (fls. 5.291/5.292).

Na sua apelação, arrazoada às fls. 5.294/5.316, sustentam as rés resumidamente, que, paralelamente à apresentação da sua defesa nos autos da presente ação, ajuizaram uma ação de nulidade da patente PI 9502371-7, perante a 31ª Vara Federal, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sendo autuada sob o nº 0814580-18-2009.4.02.5101(2009.51.01.814580-3); que nada obstante o relevantíssimo norte delineado no laudo pericial da ação de nulidade, corroborado pelo INPI, o douto Juiz a quo, indiferente às transformações que o quadro reivindicatório da patente sofreu e que afastam a infração da patente PI 9502391-7, pelo navio DRILLMAX I, houve por bem na r. sentença de fls. 5.254/5.280, confirmar o primeiro laudo pericial, ignorando por completo a mudança do escopo de proteção da patente e ainda os comentários adicionais emitidos do próprio perito Moysés Alberto Mizrahi, às 4.700/4.829, que atestou as diferenças de tecnologia; que a mudança restritiva no quadro reivindicatório de uma patente acarreta uma alteração no seu escopo de

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proteção, tornando necessária uma reavaliação por parte do perito do Juízo para confirmar se a infração está ou não mantida; que o juiz sentenciante ainda se equivocou quanto à base de cálculo de suposta indenização devida. Pugnam pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja determinada a complementação da prova técnica, intimando-se outro perito com conhecimento em patentes ou então o senhor Mário Luiz Novaes Ávila, perito especialista em patentes e signatário do laudo pericial apresentado na ação de nulidade de patente, para que examine a alegada infração de patente à luz do novo quadro reivindicatório definido na demanda em curso na Justiça Federal, e, alternativamente, a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, diante da clara inexistência de infração da patente com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões às fls. 5.351/5.369.

Às fls. 6.089/6.094, aditado às fls. 6.114/6.117, Acórdão desta Primeira Câmara Cível que converteu o julgamento em diligência para que o perito prestasse, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua intimação, os esclarecimentos necessários para o julgamento do feito neste segundo grau de jurisdição, especialmente sobre a existência, ou não, de violação da patente da autora pelas rés, no período de vigência da PI 9502391-7 , levando-se em consideração o novo contexto probatório, qual seja, (i) o novo parecer do INPI (fls. 4.555/4.569 ), e (ii) a prova pericial produzida na Justiça Federal (fls. 4.939/5.252 ).

Às fls. 6.308/6.312, decisão determinando o desentranhamento dos pareceres técnicos de fls. 6.145/6.221 e 6.223/6.275, apresentados pelas apelantes.

Às fls. 6.328/6.337, Agravo Interno interposto pela STENA SERVICES BRAZIL LTDA e STENA DRILLMAX I (HUNGARY) KFT em face da decisão monocrática de fls. 6.308.

Contrarrazões do Agravo Interno às fls. 6.355/6.368.

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Às fls. 6.385/6.387, Acórdão desta Primeira Câmara negando provimento ao Agravo Interno.

Laudo Pericial às fls. 6.417/6.570, concluindo o ilustre perito que, verbis, “Em face dos dois fatos novos, isto é, o novo Parecer do INPI (fls. 4555/4569) e a prova pericial produzida na Justiça Federal (fls. 4939/5252), o signatário conclui que a infração do navio Stena Drillmax à Patente PI 9502391-7 persiste ” (grifei).

Manifestação da autora às fls. 6.589/6.601, na qual apresenta o seu parecer técnico concordante, destacando que, verbis, “as análises efetuadas pelo ilustre Perito coincidem com todas as análises efetuadas no novo Parecer do INPI (fls. 4.555/4.569) e na prova pericial produzida na Justiça Federal (fls. 4.939/5.252) e, dessa forma, ratifica e se reporta às contrarrazões

o recurso de apelação, bem como às petições e aos pareceres apresentados durante a tramitação do processo perante essa Egrégia Câmara”.

Pronunciamento das rés às fls. 6.602/6.613, requerendo, em síntese, a realização de outra perícia técnica, porém simplificada, nos termos do art. 464, §§ 2º e 3º, do CPC, de modo que, dentro de dez (10) dias, esse novo perito possa fornecer respostas às questões específicas formuladas às fls. 6.614/6.615, tendo em vista a inconsistência lógica e técnica e a interpretação manifestamente equivocada do escopo de proteção da patente pelo Perito Moysés Mizhari, como evidenciado pelas contradições entre os três pareceres periciais apresentados nestes autos, levando-se em conta, ainda, as somas significativas que são reivindicadas nesta ação pela apelada, a fim de assegurar um julgamento justo sobre o mérito (artigo 6º do CPC).

Às fls. 6.708/6.720, nova manifestação da autora ratificando e se reportando às contrarrazões ao recurso de apelação, bem como às petições e

os pareceres apresentados durante a tramitação do processo perante esta egrégia Primeira Câmara, e, ao final, requerendo seja indeferido o pedido de realização de nova perícia, bem como seja determinada a inclusão do recurso de apelação em pauta para julgamento, com o desprovimento integral do recurso de apelação interposto pelas apelantes.

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Às fls. 6.724/6.728, nova manifestação das rés aduzindo que, verbis, “no atual estágio processual há apenas uma questão remanescente que, embora de menor complexidade, é fundamental para a correta solução da lide, e que diz respeito justamente ao local onde não ocorre a pré-montagem tal qual definido na Patente PI 9502391-7”, razão pela qual reitera a manifestação de fls. 6.602/6.615 para que seja determinada a realização de perícia técnica simplificada, nos termos do art. 464, §§ 2º e 3º, do CPC. É este o relatório.

VOTO

A controvérsia está centrada na existência, ou não, de violação da patente denominada “método e equipamento de perfuração para petróleo e gás num leito subaquático”, de invenção da autora por parte das rés, no período de vigência da PI 9502391-7.

Afirma a autora, por um lado, que desenvolveu um novo método , com equipamento mais eficiente, para executar a perfuração com dupla atividade, que veio a beneficiar o estado da técnica existente na época, permitindo a realização das atividades de perfuração e pré-montagem de colunas simultaneamente, de forma paralela , objetivando diminuir o tempo da perfuração e, por conseguinte, o respectivo custo.

Garante que o pedido de patente para a invenção denominada método e equipamento de perfuração para petróleo e gás num leito subaquático , foi concedido em 3 de fevereiro de 2004 , pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, tomando conhecimento, entretanto, que o navio sonda STENA DRILLMAX, de propriedade do grupo STENA, adotou a mesma tecnologia por ela desenvolvida e patenteada, sem previa e necessária autorização.

E mais, afirma ainda que não há necessidade de as operações de pré-montagem ocorreram fora das torres de perfuração, mas que ocorra atividade simultânea de pré-montagem de tubos e de perfuração em navio,

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sendo essa característica uma das inovações da patente, a qual é classificada com sonda de sexta geração.

As rés, por outro, refutam as alegações autorais, aduzindo que o princípio construtivo e operacional do NAVIO DRILLMAX I é completamente diferente da patente PI 9502391-7, não configurando, portanto, a infração apontada; que o registro está eivado de nulidade, diante da inexistência dos requisitos de novidade e atividade inventiva , bem como da insuficiência descritiva da patente.

Ressaltam, também, que (i) o perito não interpretou a patente de acordo com o artigo411 daLei da Propriedade Industriall, que exige, verbis, “a extensão da proteção conferida pela patente será determinado pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”, e (ii) o navio Stena Drillmax I possui apenas uma torre e não realiza prémontagem de risers, tanto dentro como fora da torre”.

É esta a síntese da controvérsia.

Para melhor posicionamento, impõe-se registrar, de início, que na propriedade industrial (Lei 9.279/96), “ estado da técnica ” é tudo aquilo que for tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, razão pela qual a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos somente quando não compreendidos no estado da técnica .

Da mesma forma, riser de perfuração ou drilling riser , de acordo com o Dicionário de Petróleo em Língua Portuguesa, verbis, “é a “Tubulação que tem a função de proteger e guiar a coluna de perfuração no mar, bem como permitir o retorno do fluido de perfuração do poço para a plataforma, auxiliando nas operações de perfuração”. 1

1 http://dicionariodopetroleo.com.br/dictionary/riser-de-perfuracao/

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Também para melhor encadeamento, são esses, a seguir, os artigos, da Lei 9.279, de 14/05/1996, que merecem destaque:

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

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Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

§ 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

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§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.

Registre-se, também, por oportuno, que tramita na 31ª Vara Federal, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Ação de Nulidade da respectiva patente, autuada sob o número 0814580-18-2009.4.02.5101 (2009.51.01.814580-3)

Na verdade, e diante da complexidade da matéria, eminentemente técnica, nomeou o Juízo de primeiro grau o perito judicial Engenheiro MOYSÉS ALBERTO MIZRAHI (fls. 2.119/2.124 - 002469), que apresentou, em 01/12/2010 , o laudo de fls. 2.812/3.475 (003182/003851).

E de acordo com aquele experto, verbis, “A patente PI 9502391-7, de titularidade da empresa HEEREMA ENGINEERING SERVICES B.V., diz respeito a um método e equipamento de perfuração de poços de petróleo offshore e gás num leito subaquático contendo pelo menos uma torre de perfuração e estações de pré-montagem posicionadas em local que é diferente de pelo menos uma torre de perfuração. O método e o equipamento permitem a pré-montagem de colunas de perfuração, colunas de revestimento (colunas de encamisamento) e colunas de risers (colunas ascendentes) na estação de

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pré-montagem, fora da torre de perfuração, permitindo que esta última execute operações de perfuração de poços ou de assentamento de colunas de forma paralela à pré-montagem de colunas na estação de pré-montagem” (fls. 2.892 – 003262).

E prossegue o perito, destacando que, verbis, (i) “restou constatado que o estado da técnica não contempla qualquer equipamento ou método que permitisse ou mencionasse a pré-montagem de seções da coluna de riser. Tal circunstância ocorre porque a referida pré-montagem dentro da torre geraria estrutura vertical muito pesada, situação que decerto acarretaria sérios problemas de estabilidade para unidades flutuantes de perfuração” (fls. 2.906 – 003276); (ii) “A pré-montagem de seções da coluna de riser só é possível se efetuada de acordo com o método e equipamentos descritos na Patente PI-9502391-7, protegida de forma cogente pela Reivindicação 1. Nesta patente, a pré-montagem é efetuada de forma submersa, em direção ao leito do mar, em um ponto que se encontra em posição que é diferente de pelo menos uma torre de perfuração, permitindo a execução de atividades simultâneas. Sob a ótica técnica, esta é a única forma possível de efetuar a pré-montagem de risers e/ou a pré-montagem de mais de três tubos ou partes das demais colunas. Tais elementos (pré-montagem de risers e fora de pelo menos uma torre de perfuração), devidamente limitados na Reivindicação 1, permitem o desenvolvimento de atividades simultâneas” (fls. 2.906/2.907 – 003276/003277); (iii) “O estudo minucioso das patentes suscitadas, em face daquela defendida pela empresa Autora, não constatou qualquer tecnologia anterior de pré-montagem de tubos que incluísse a pré-montagem de risers” (fls. 2.907 – 003277); (iv) “Qualquer que fosse a tecnologia anterior de prémontagem (dentro ou fora das torres de perfuração), esta não incluía a prémontagem de mais de três tubos, pois tal pré-montagem sempre foi sugerida de forma seca (não submersa). Assim, no equipamento de perfuração (Lund) ou fora dele (Moller), com a técnica anterior (estado da técnica), não seria possível a pré-montagem de mais de três tubos, pois as seções pré-montadas deveriam ser transportadas para dentro da torre de perfuração, limitando assim o comprimento das seções a três tubos. Tais características estão presentes no relatório descritivo, que deve, de acordo com a lei, servir de base para a interpretação das reivindicações. Este relatório menciona expressamente que a pré-montagem de seções de colunas de perfuração, de revestimentos e de

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risers são efetuadas em pontos de pré-montagem localizados fora da torre de perfuração, no sentido vertical e com a parte pré-montada submersa abaixo da linha d'água” (fls. 2.907 – 003278); (v) “Nesse diapasão, se a descrição da Reivindicação 1 não explicita a possibilidade de atividades simultâneas, apesar de a mesma ser identificável para um técnico no assunto, a leitura do relatório descritivo revela a existência das referidas etapas, do mesmo modo que a prémontagem da coluna de riser, fora de pelo menos uma torre de perfuração, só é possível se a mesma se efetua de modo submerso” (idem); (vi) “Nessa rota lógica a Reivindicação 1 recepciona os atributos novidade e inventividade, pois contempla matéria não descrita e/ou sugerida pelo estado da técnica, como a pré-montagem de colunas ascendentes ou risers, e pré-montagem das demais colunas fora de pelo menos uma torre de perfuração sem a limitação desta torre, concepção nunca dantes citada ou abordada pelo pertinente estado da técnica” (fls. 2.909 – 003279); (vii) “Restou constatado que as características abordadas acima não foram descritas e/ou sugeridas pelo estado da técnica, conforme estudo empreendido pelo signatário” (fls. 2.910 – 003280).

O perito também apresenta estudo comparativo entre a Patente PI 9502391-7 e o Método Convencional, asseverando que, verbis, “Na perfuração convencional, a montagem da coluna de riser mais o BOP só poderia ter início após a desmontagem da coluna de assentamento do revestimento (ver figura 1.H ao lado). De acordo com a invenção da Heerema, a coluna de riser mais BOP já está pronta quando a coluna de assentamento é desmontada (ver figura 2.G acima), resultando em uma grande economia de tempo de sonda” (fls. 2.921 – 003291).

Além disso, o perito, como também se vê, estudou distintos documentos, sob o prisma estritamente técnico, afastando a alegação de não validade da patente PI 9502391-7, por parte da demandada, baseada na inexistência dos requisitos de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva”, restando evidenciado, segundo o seu parecer técnico, verbis, “que os teores dos documentos estudados não desnaturam os atributos novidade e atividade inventiva recepcionados pela patente PI 9502391-7” (fls. 2.922/3.016 – 003292/003387).

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Restou também ilustrado no laudo pericial, a análise comparativa do navio STENA DRILLMAX com a patente PI 9502391-7 , sendo revelado, como adiante conclui o experto, que, verbis, “o navio Stena Drillmax infringe as reivindicações 1 e 15 da patente PI 9502391-7, haja vista os seguintes aspectos técnicos”, quais sejam, o de que, verbis, “O navio Stena Dtillmax possui capacidade de executar atividades simultâneas (paralelas) de perfuração e pré-montagem tais quais descritas na patente PI 95023917 ” (grifei).

Importante registrar, a propósito, que o navio STENA é equipado com duas estações de trabalho (uma torre principal e uma torre auxiliar) com diferentes capacidades , sendo que a torre auxiliar, com capacidade inferior, permite a pré-montagem de seções da coluna de perfuração, de seções dos revestimentos (encamisamento), de conjunto riser (coluna ascendente) e BOP.

Nesse quadrante, ressalta o perito judicial, que, adicionalmente os vários possíveis cenários de operações simultâneas realizadas pelas torres principal e auxiliar, verbis, “qualquer atividade de pré-montagem de seções da coluna de perfuração ou do revestimento quando, realizada pela ‘offline standbuilding tower’, estará sendo feito em uma localização diferente de pelo menos uma torre de perfuração, tal qual descrito na patente PI 9502391-7” (fls. 3.056 – 003426).

Após responder todos os quesitos elaborados pelas partes, apresenta o perito suas considerações finais , revelando que o respectivo conceito inventivo consiste em : (i) “Pré-montar seções de tubos de perfuração, de revestimentos e/ou de risers em uma estação de pré-montagem localizada em uma posição que é diferente de pelo menos uma torre de perfuração: ao retirar as operações de pré-montagem da torre de perfuração, a invenção permite que atividades críticas possam ser realizadas de forma simultânea; (ii) pré-montar seções de risers ou seções com mais de três tubos de perfuração e de revestimentos fora da torre de perfuração e de forma submersa: ao retirar as operações de pré-montagem da torre de perfuração e,

o permitir a pré-montagem de seções de tubos de forma submersa, a invenção desvincula o comprimento máximo das seções pré-montadas da

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altura da torre de perfuração, que limita as operações tradicionais. Adicionalmente, ao retirar as operações de pré-montagem da torre de perfuração e, ao permitir a pré-montagem de seções de tubos de risers de forma submersa, a invenção não sofre qualquer limitação de peso da estrutura pré-montada, o que permite a pré-montagem de seções de risers; (iii) “executar operações simultâneas em um mesmo poço: a invenção descreve que todas as operações simultâneas previstas na patente ocorrem no mesmo poço e não em dois poços distintos. Para se implementar a invenção descrita na patente, o equipamento de perfuração (plataforma ou navio) deve possuir pelo menos uma torre de perfuração e pelo menos uma estação de pré-montagem. O equipamento precisa possuir, de acordo com a invenção, meios de transportar as seções pré-montadas da (s) estação (ões) de pré-montagem para a (s) torre (s) de perfuração” (fls. 3.450/3.451 – 003826/003827).

E com lastro no algoritmo técnico-investigativo desenvolvido, e de acordo com o universo documental processual, assevera também o técnico do Juízo que: (i ) “Foi constatado que nenhum dos documentos do estado da técnica antecipa a invenção contida na patente PI 9502391-7, restando preenchido o requisito de novidade; (ii) A patente PI 9502391-7 também apresenta atividade inventiva, pelo fato de nenhum dos conhecimentos do estado da técnica sugerir ou motivar um técnico no assunto para o invento descrito na mesma; (iii) A combinação dos conhecimentos do estado da técnica não torna a solução proporcionada pela invenção da patente PI 9502391-7 óbvia para um técnico no assunto; (iv) A reivindicação 15, relacionada a um equipamento de perfuração que possibilita a execução do método descrito na reivindicação 1, também é nova já que esta materializa o método sob a forma de um equipamento que possibilita pré-montagens de seções de tubos fora da torre de perfuração e de forma submersa, características nunca antes descritas no estado da técnica; (v) O relatório descritivo apresenta suficiência descritiva, dado que um técnico na arte teria condições de realizar a invenção patenteada, pois as materializações ou meios necessários e não descritos detalhadamente na patente são conhecidos do estado da técnica; (vi) O navio Stena Drillmax possui capacidade de executar atividades simultâneas (ou paralelas) de perfuração e prémontagem , devidamente descritas na patente PI 9502391-7; (vii) A referida embarcação é equipada com duas estações de trabalho (uma torre principal e

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uma torre auxiliar) com diferentes capacidades. A torre auxiliar, com capacidade inferior, permite a pré-montagem de seções da coluna de perfuração, de seções dos revestimentos (ou encamisamento) e de conjunto riser (coluna ascendente) e BOP; (viii) Adicionalmente aos vários possíveis cenários de operações simultâneas realizadas pelas torres principal e auxiliar, qualquer atividade de pré-montagem de seções da coluna de perfuração ou do revestimento quando, realizada pela "offline standbuilding tower", também estará sendo feito em uma localização diferente de pelo menos uma torre de perfuração, tal qual como descrito na patente PI 9502391-7; (ix) Foi constatada a infração das reivindicações 1 e 15 da patente PI 9502391-7 pelo navio Stena Drillmax ” (fls. 3.470/3.471 – 003846/003847, grifo nosso).

E sob essa ótica, conclui a seguir o perito que: (i) nenhuma combinação dos conhecimentos do estado da técnica sugere ou motiva um técnico no assunto para o invento descrito a patente PI 9502391-7 ; (ii) a patente PI 9502391-7 é válida, uma vez que apresenta novidade e atividade inventiva e está suficientemente descrita, preenchendo os requisitos de patenteabilidade, de acordo com a legislação brasileira ; e (iii) o navio STENA DRILLMAX infringe as reivindicações 1 e 15 da supracitada patente (fls. 3.472 – 003848 – grifei).

Destaque-se, também, que após manifestação das partes e os esclarecimentos que foram prestados pelo perito, sobreveio a r. sentença de fls. 5.254/5.280 que, acolhendo o laudo pericial de fls. 2.811/3.475 , julgou procedente o pedido, condenando as rés a se absterem de usar sem autorização a patente registrada pela autora, PI 9502391-7, observado o período de sua vigência, bem como a indenizá-la a título de danos materiais e lucros cessantes.

Todavia, diante das dúvidas suscitadas neste segundo grau de jurisdição, o v. Acórdão de fls. 6.089/6.094 converteu o julgamento em diligencia , restringindo este Colegiado, porém, a análise do Perito ao (i) novo Parecer do INPI (fls. 4.555/4.569) e (ii) à prova pericial produzida na Justiça Federal (fls. 4.939/5.252).

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E nesse calcorrear, o novo parecer do INPI, datado de 02/08/2013 (fls. 4.555/4.569 – 004956/004971), conclui que, verbis: “O presente parecer analisou a manifestação da titular que discutiu e questionou diversos pontos do parecer anterior do INPI, datado de 31/01/2013. Apesar de alguns documentos do estado da técnica não anteciparem explicitamente as características essenciais e particulares das reivindicações independentes 1 e 15, da PI 9502391-7, mantemos a opinião de que a sua matéria decorre de maneira evidente do estado da técnica . Mantemos, também, a opinião pela nulidade parcial da PI 9502391-7, em vista do Art. 47, da LPI, considerando o apostilamento proposto no parecer de 31/01/2013, à exceção de que a matéria da reivindicação dependente 10, da patente concedida, pode constituir uma nova reivindicação independente de método combinando as características das reivindicações 1, 2 e 10 . Observamos, entretanto, que as alternativas redacionais propostas pela titular na sua manifestação introduzindo limitações na matéria caracterizante das reivindicações independentes 1 e 15, e dependente 9, do quadro da patente PI 9502391-7 concedida, define e delimita mais adequadamente a sua matéria em relação ao estado da técnica, podendo ser aproveitadas no quadro da patente concedida, ao invés do apostilamento sugerido” (fls. 4.569 - 004971).

Destaque-se, ainda, que o laudo pericial da lavra do engenheiro mecânico MARIO LUIZ NOVAES AVILA, produzido na esfera federal , juntado às fls. 4.939/5.252 (005363/005684), atesta que: (i) as Autoras não lograram comprovar a falta de atendimento ao requisito de atividade inventiva por parte das reivindicações da patente PI9502391-7; (ii) a maior parte dos documentos trazidos aos autos pelas Autoras para embasar seus argumentos para requerer a nulidade das reivindicações da patente PI9502391-7, apesar de se referirem

o campo técnico de perfuração de poços de petróleo, não foram considerados relevantes para a execução dos trabalhos periciais, por se referirem a aspectos técnicos não diretamente relacionados ao objeto da invenção da patente PI9502391-7; (iii) o argumento de insuficiência descritiva do relatório descritivo da patente PI9502391-7 apresentado pelas Autoras para embasar seu pedido de nulidade desta patente foi parcialmente aceito, no que tange a descrição do transportador 106, e levou à anulação da Reivindicação 21; (iv) identificou-se a necessidade de incluir na porção caracterizante da Reivindicação independente 1 o conteúdo das porções caracterizantes das Reivindicações dependentes 11

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e 12, para definir corretamente a invenção da patente PI9502391-7, e com isto as Reivindicações dependentes 11 e 12 devem ser canceladas; (v) será necessário efetuar emendas nas redações das reivindicações 15 e 17 da patente PI9502391-7, para corrigir pequenos erros redacionais; (vi) será necessário que o 2º Réu INPI providencie o apostilamento das modificações no quadro reivindicatório, a saber, as emendas nas redações das reivindicações 1, 10, 15 e 17 da patente PI9502391-7, o cancelamento das reivindicações 11 e 12, a anulação da reivindicação 21 e a renumeração das reivindicações que permaneceram.

Conclui o signatário daquele laudo técnico, por fim, que, verbis, a “análise efetuada do pedido de nulidade da patente PI9502391-7 levou à conclusão de que a matéria descrita e reivindicada nesta patente atende plenamente aos requisitos de patenteamento estabelecidos na Lei da Propriedade Industrial — LPI — Lei 9.279 , conforme definido em seu Art. , que determina que é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e aplicação industrial, e mostrou ser necessário acatar parcialmente o argumento de insuficiência descritiva do relatório descritivo desta patente, em relação ao transportador (106), o que levou à anulação da Reivindicação dependente 1” (fls. 5.168 - 005595).

Assim posicionada a controvérsia e seus desdobramentos, passase ao exame das provas produzidas , levando-se em consideração os novos esclarecimentos prestados pelo perito do Juízo às fls. 6.417/6.570, em atenção

o v. Acórdão de fls. 6.089/6.094.

Por certo, e de acordo com o laudo do perito judicial de fls. 2.811/3.475 (003182/003851), pode-se afirmar que, uma vez identificado o prospecto de uma área a ser explorada, tem início a fase da perfuração de poços, sendo, de acordo com as indicações técnicas, que o poço de petróleo é perfurado em etapas, que são efetuadas através do uso de uma estrutura de aço denominada de torre de perfuração (drilling derrick), permitindo-se, com isto, o manuseio de tubos para dentro e para fora do poço em processo de perfuração .

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Torna-se importante acentuar, também, que as atividades críticas em operações tradicionais de perfuração são executadas de maneira sequencial, onde a torre de perfuração executa uma única atividade por vez, sendo que as etapas de pré-montagem e perfuração ocorrem em sucessão .

Ora, a patente PI 9502391-7 , de titularidade da empresa HEEREMA ENGINEERING SERVICES B.V., por sua vez, como assim faz ver o ilustre perito do Juízo, verbis, “diz respeito a um método e equipamento de perfuração de poços de petróleo offshore e gás num leito subaquático contendo pelo menos uma torre de perfuração e estações de pré-montagem posicionadas em local que é diferente de pelo menos uma torre de perfuração” (fls. 2.892 – 003262 e 6431)

Destaca, também o técnico do Juízo, que, verbis, “o método e o equipamento permitem a pré-montagem de colunas de perfuração, colunas de revestimento (colunas de encamisamento) e colunas de risers (colunas ascendentes) na estação de pré-montagem, fora da torre de perfuração, permitindo que esta última execute operações de perfuração de poços ou de assentamento de colunas de forma paralela à pré-montagem de colunas na estação de pré-montagem” (fls. idem).

Extrai-se, por conseguinte, da prova produzida, que as Reivindicações 1 e 15 da patente PI 9502391-7, recepcionam os atributos de novidade e inventividade, requisitos de patenteamento, nos termos da Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279 , uma vez que contempla matéria não descrita e/ou sugerida pelo estado da técnica .

E de acordo com esse enfoque, como adiante conclui o perito do Juízo, verbis, “ o navio STENA DRILLMAX infringe as reivindicações 1 e 15 da supracitada patente ” (fls. 3.472 – 003848 - grifei).

Todavia, diante do parecer do INPI, datado de 31/01/2013 , apresentado nos autos da ação de nulidade em tramite na Justiça Federal , no qual aquele órgão opinava pela nulidade parcial da PI 6502391-7 , tendo em vista que as reivindicações 1 e 15 não atendiam ao requisito de atividade

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inventiva, instado a se manifestar sobre o tema, afirmou o experto, às fls. 4.702/4.829 (005120/005250), que, verbis, “com fulcro na interação entre o universo técnico existente e o posicionamento sugerido pelo INPI, o signatário não vislumbrou a infração da patente PI 9502391-7 (tecnologia e sequência operacional)”.

A r. sentença, porém, acolheu o laudo de fls. 2.811/3.475, julgando procedente o pedido, por entender o douto Julgador de primeiro grau que, verbis, “tanto o perito deste Juízo quanto o do Juízo Federal, destacam que a patente da autora contém tecnologia capaz de reduzir o tempo de perfuração de um poço de petróleo com a consequente redução altamente significativa nos custos ”, e que, verbis, “ as rés inegavelmente tiraram proveito da invenção da autora ” (fls. 5.278 – 005686, grifei).

Ve-se, assim, que o Juiz sentenciante desconsiderou a manifestação de fls. 4.702/4.829 , sinalizando no sentido de que, verbis, “a manifestação do perito deste Juízo teve por base, unicamente, o antigo parecer do INPI manifestado na Ação de Nulidade da patente” (fls. 5.271), formando sua convicção no novo parecer do INPI de fls. 4.555/4.569 (004956/004971) e no laudo do perito MARIO LUIZ NOVAES AVILA, elaborado na Justiça Federal (fls. 4.939/5.252 - 005363/005684), juntados posteriormente aos autos pela parte autora.

Considerando, pois, que o perito do Juízo não teve acesso ao novo parecer do INPI de fls. 4.555/4.569 e laudo do perito MARIO LUIZ NOVAES AVILA de fls. 4.939/5.252 (005363/005684), decidiu este Colegiado, como aqui já assinalado, em converter o julgamento em diligencia , para que o perito judicial subscritor do laudo de fls. 2.811/3.475, prestasse os esclarecimentos necessários para o julgamento do feito neste segundo grau de jurisdição, sobre a existência, ou não, de violação da patente da autora pelas rés, no período de vigência da PI 9502391-7 , verbis, “à luz da prova pericial produzida na Justiça Federal (fls. 4.939/5.252) e do novo Parecer do INPI (fls. 4.555/4.569), houve, ou não, violação da patente da autora pelas rés, no período de vigência da PI 9502391-7” (fls. 6.089/6.094 e 6.114/6.6.117 - grifei).

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Ora, e de acordo com todo o processado, fato é que o INPI, no parecer de fls. 4.555/4.569, (i) reconhece a atividade inventiva das reivindicações 1 e 15 , como também que (ii) as alterações alternativas propostas pela titular da patente estão adequadas , passando a considerar que melhor atendem às restrições e ao apostilamento sugerido por aquele órgão em 31/01/2013.

Aliás, e como assim realçado pelo ilustre Juiz sentenciante, verbis, “ percebe-se que a orientação do INPI segue no sentido da manutenção do registro da patente com as devidas adequações admitidas pela LPI e regulamentadas pelo Ato Normativo 127/97 da autarquia ” (fls. 5.273 – 005686 - grifei).

Da mesma forma, o laudo elaborado na Justiça Federal (fls. 4.939/5.252) , também concluiu que a matéria descrita e reivindicada na patente atende plenamente aos requisitos de patenteamento estabelecidos na Lei de Propriedade Industrial , sugerindo apenas a correção de pequenos erros redacionais, no intuito de definir com maior objetividade o escopo da proteção.

E mais, vê-se que, instado a se manifestar neste segundo grau de jurisdição, o perito do Juízo afirma que o estudo complementar prestado às fls. 4.702/4.829, estava alicerçado exclusivamente nas condições de contorno sugeridas pelo INPI, em seu parecer datado em 31/01/2013, não tendo naquela ocasião avaliado o grau de pertinência das alterações (fls. 6.427/6.428).

Deveras, e como assim assinalado nas considerações iniciais do perito judicial, resgata-se o escopo técnico da questão suscitada, ratificando a inexistência de qualquer técnica anterior (estado da técnica) , tese defendida pela empresa autora, qual seja, a capacidade de executar atividades simultâneas (paralelas) de perfuração e pré-montagem tais quais descritas na Patente PI 9502391-7.

E como aponta o perito adiante, o método estava protegido na Reivindicação Independente nº 1, e o equipamento para realiza-lo estava descrito na Reivindicação Independente nº 15, sendo que no Laudo Pericial por

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ele anteriormente emitido, da análise comparativa empreendida conclui-se que o navio STENA DRILLMAX infringe as reivindicações 1 e 15 da patente PI 9502391-7 .

Além disso, o especialista é categórico em reafirmar que o navio de propriedade da ré opera em Dual Activity, o que denota operações paralelas como as previstas na Patente PI 9502391-7, e aquelas desenvolvidas pelas torres principal e auxiliar do navio STENA DRILLMAX .

Assevera adiante o especialista, que o ajuste redacional efetuado nas respectivas reivindicações, conforme sugerido na prova pericial produzida na Justiça Federal de fls. 4.939/5.252, não alterou o escopo de proteção, registrando, apenas, que com base nas alterações propostas pelo INPI, as iniciais 24 reivindicações da patente PI 9502391-7 passaram a ser descritas através de 18 reivindicações, que foram devidamente renumeradas.

Nessa sequência, o perito, ao responder o quesito 22 formulado pelas rés, é categórico ao afirmar que, verbis, “ o navio da STENA opera em dual activity ”, esclarecendo, adiante, que, verbis, “a denominação Dual Activity denota operações paralelas tais quais aquelas previstas na Patente PI 9502391-7 e aquelas desenvolvidas pelas torres principal e auxiliar da Stena DrillMax” (fls. 6.508).

E mais, ao responder o quesito 25, também formulado pelas rés, afirma que o navio STENA DRILLMAX apresenta todas as características das reivindicações 1 e 13 (anterior reivindicação 15) da patente PI 9502391-7.

Já em resposta aos quesitos 3 e 4, estes formulados pela autora, destaca o experto que foi realizada a sugestão apontada no laudo elaborado em sede federal, em caráter de ajuste, definindo melhor as características da invenção descrita na Patente PI9502391-7, concluindo que, verbis, “Anteriormente esta característica estava subentendida nos desenhos do relatório descritivo. Agora, tal atributo restou bem definido de acordo com as sugestões redacionais do laudo pericial realizado na esfera federal”, e que, verbis, “Na justiça federal houve a decisão da ação de nulidade, a qual apontou

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que as reivindicações principais da patente PI 9502391-7 passaram a ser aquelas de números 1 e 13” (fls. 6.522).

De mais a mais, e ainda de acordo com a parte conclusiva do laudo elaborado pelo perito do Juízo, do texto destas reivindicações, verbis, “depreende-se que estas operações de pré-montagem e armazenamento de colunas de perfuração, de revestimento e de risers ocorrem no sentido semissubmerso e em um local que é diferente de pelo menos uma torre de perfuração.

E ao ser instado no quesito 4.2, se, verbis, “De acordo com a nova redação da Reivindicação Independente 1, a estação de pré-montagem localiza-se em um local que é diferente de pelo menos uma torre de perfuração?”, responde o técnico positivamente, afirmando que, verbis, “Mesmo com as sugestões redacionais, esta característica é encontrada na Reivindicação Independente 1”.

Adiante, em resposta aos quesitos 4.6 e 5, afirma que, verbis, ‘O texto da Reivindicação Independente 1 não faz menção a qualquer operação em dois poços simultaneamente. As operações descritas nesta reivindicação ocorrem no mesmo poço e de forma simultânea”, salientando que, verbis, “o escopo de proteção da Reivindicação Independente 1 permanece inalterado”, e que, verbis, “As sugestões redacionais apenas definem com maior objetividade o escopo de proteção”.

Também ao ser indagado no quesito 6, se, verbis, “Permanecendo inalterado o escopo de proteção da Reivindicação Independente 1, concorda o I. Perito que a infração à Patente PI 9502391-7, mesmo com a nova redação, continua ocorrendo por parte do navio Stena DrillMax I, conforme sua conclusão em seu Laudo Pericial na Justiça Estadual em primeira instância?, responde o experto positivamente, afirmando, a seguir, que, verbis, “é lícito, sob a ótica técnica, revalidar a conclusão acima”, concluindo que, verbis, “o navio Stena DrillMax infringe a patente PI 95023917” (fls. 6.542).

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E assim, em arremate, resume o experto, que, verbis, “ Em face dos dois fatos novos , isto é, o novo Parecer do INPI (fls. 4555/4569) e a prova pericial produzida na Justiça Federal (fls. 4939/5252), o signatário conclui que a infração do navio Stena Drillmax à Patente PI 9502391-7 persiste ” (fls. 6.569 - grifei).

Logo, desnecessária se mostra realização de nova perícia simplificada , como assim requerido pelas rés, diante da fundamentação aqui exposta, sendo certo que, como já destacado pelo Juízo de primeiro grau, verbis, “o perito deste Juízo é engenheiro com o respectivo registro no CREA e esclareceu com bastante afinco e pertinência todas as questões a respeito da patente da Autora e das violações aqui discutidas, respondendo com clareza

os quesitos formulados e fornecendo dados e informações suficientes para a formação da convicção deste Juízo” (fls. 5.271).

Também não prospera o argumento relacionado ao equívoco quanto à base de cálculo de suposta indenização devida , uma vez que douto Magistrado sentenciante agiu com a devida ponderação, consoante às circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto.

Na verdade, e como destacado pelo eminente Julgador de primeiro grau, verbis, “A LPI assegura no art. 44 o direito à indenização pela exploração indevida da patente e, no art. 208 e 210, determina que a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido pelo critério que lhe seja mais favorável. A Autora, em sede de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sugere a fixação do valor 7,5% (sete e meio por cento) dos valores recebidos pelas Rés por força dos contratos celebrados com as concessionárias de petróleo para desenvolvimento da atividade com a exploração indevida de sua patente. Entende-se como razoável um índice próximo ao propugnado tendo em vista que a Lei 4.131/62, que disciplina a remessa de royalties pela exploração de patentes, no seu art. 12, determina que a soma das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção poderão ser deduzidas nas declarações de renda até o limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido. A praxe vem utilizando esse percentual como critério para remuneração da exploração lícita da invenção, sendo, por

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conseguinte, razoável que, pela ilicitude, o infrator deva suportar um ônus no mínimo igual ao suportado por aquele que age licitamente. Não se pode olvidar que a conduta das Rés encerra crime de contrafação previsto em Lei, cujo ressarcimento merece ser o mais integral possível” (fls. 5.278/5.279).

Daí ter agido, mais uma vez, com total certo o douto Juiz sentenciante ao julgar procedente o pedido, condenando as rés a se absterem de usar, sem autorização prévia, a patente registrada pela autora, PI 9502391-7, observado o período de sua vigência, bem como a indenizá-la, a título de danos materiais e lucros cessantes, no valor correspondente ao percentual de 5% sobre o valor da receita bruta por elas auferida, através de contratos firmados com as concessionárias de petróleo para exploração de petróleo e gás com uso da tecnologia protegida pelo registro da patente, monetariamente corrigido pelos índices oficiais, com juros de mora de 1% ao mês, fixados desde a data inicial da violação, tudo a ser apurado em liquidação por arbitramento .

Ve-se, por fim, que o presente apelo foi interposto em face de sentença publicada em 18/05/2015 , portanto ainda na vigência do CPC/73, não se cogitando, pois, da fixação de verba honorária em desfavor do recorrente inexitoso, nos termos do Enunciado Administrativo nº 7, do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC”.

À vista do exposto, a Câmara nega provimento ao recurso.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2018.

Desembargador MALDONADO DE CARVALHO

Relator

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