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16 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO : APL 01190794820128190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA EMPRESARIAL - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

TJ-RJ_APL_01190794820128190001_d0f74.pdf
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SEXTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0119079-48.2012.8.19.0001

APELANTE 1: CIA SULAMERICANA DE TABACOS

APELANTE 2: SOUZA CRUZ S.A. (RECURSO ADESIVO)

APELADO: OS MESMOS.

RELATOR: DES. BENEDICTO ABICAIR

APELAÇÃO CÍVEL. USO DE MARCAS COM SEMELHANÇA. LAUDO PERICIAL AFIRMANDO A CONFUSÃO ENTRE OS SÍMBOLOS. SENTENÇA RESTRITA AO PEDIDO. REPARAÇÃO MORAL INCAPAZ DE ATENDER AO CARATER PUNITIVO PEDAGÓGICO-COMPENSADOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0119079-48.2012.8.19.0001, em que são apelantes CIA SULAMERICANA DE

TABACOS e SOUZA CRUZ S.A., sendo apelados, OS MESMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade

de votos, em negar provimento ao primeiro recurso e dar provimento ao

segundo apelo, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada por SOUZA CRUZ S.A. em face de CIA

SULAMERICANA DE TABACOS, objetivando que a ré se abstenha de utilizar

modelos de embalagens que reproduzam ou imitem a configuração visual (“trade

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dress”) de seu produto, da marca Carlton, bem como pleiteia reparação pelos danos sofridos.

Laudo pericial, fls. 965/1012.

Sentença fls. 1092/1093v, julgou procedente o pedido determinando que a ré se abstenha do uso, comercialização e propaganda de quaisquer modelos de embalagens que reproduzam ou imitem indevidamente a marca e configuração visual do produto "CARLTON", sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), retirando do mercado quaisquer peças relacionadas à atual aparência do produto CLUB ONE que faça alusão a elas, bem como condenou-a ao pagamento dos danos materiais que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, por arbitramento e ao pagamento de danos morais fixados em R$100.000,00 (cem mil reais). Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Apelação da 1095/1124, do réu que, em apertada síntese, aduz que em nenhum momento nos autos consta qualquer demonstração de registro de desenho industrial das embalagens da recorrida e que a forma box ou maço não possuem exclusividade, sendo de uso comum e largamente utilizado pela indústria de cigarros. Afirma que a sentença está fundamentada em parâmetro técnico diverso da causa de pedir e pedidos.

Contrarrazões, fls. 1154/1172.

Apelação adesiva, fls. 1137/1152, do autor, buscando a majoração dos danos morais.

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Contrarrazões, fls. 1182/1205.

É o relatório.

V O T O

Presentes os requistos de admissibilidade recursal, conheço

dos apelos.

Pretende o primeiro apelante a reforma da sentença por estar

em desacordo com o pedido, afimando que a embalagem de cigarro, box ou

maço, é de uso comum, descabendo a exclusividade pretendida pela

autora.

O pedido inicial foi realizado nos seguintes termos:

Sejam, ao final, julgados procedentes os pedidos para condenar a Demandada a:

I) abster-se definitivamente de todo e qualquer uso, comercialização e propa dos - seus cigarros com as atuais embalagens CLUB ONE ou quaisquer outras embalagens que também constituam imitações do "trade dress" e das marcas registradas das embalagens CARLTON da Demandante , inclusive com a retirada definitiva do mercado e consequente destruição de todas as embalagens CLUB ONE contrafeitas , bem como todo e qualquer material impresso que imite os elementos gráficos protegidos nas embalagens do produto CARLTON , estejam eles dentro ou fora do estabelecimento da Demandada, sob pena de pagar à Demandante multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de transgressão, até o integral cumprimento do julgado pela Demandada, assegurando-se os meios necessários à obtenção do resultado prático equivalente, a teor do artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil;

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II) pagar indenização à Demandante pelos danos materiais causados por atos de violação de direitos marcários e atos de concorrência desleal verificados , a serem arbitrados em fase de liquidação , conforme estabelecem os art. 208, 209 e 210 da Lei da Propriedade Industrial;

III) uaaar indenização à Demandante pelos danos morais causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, em montante a ser arbitrado por esse MM . Juízo, não inferior a Rá 200.000,00 (duzentos mil reais);

Observa-se que o que se discute não é o formato da embalagem, box ou maço, mas sim a “roupagem” que reveste a embalagem.

Vale transcrever os bem lançadaos argumentos trazidos pelo expert do Juízo no esclarecimento do que seja o “trade dress”.

Como elemento fulcral a cercar a questão, entende este perito, desde já, pela necessidade de apresentar alguns aspectos para ilustrar o entendimento do que seja trade dress, qualificado, no gênero, como a identidade visual da marca, do produto, da embalagem, etc.

Como nos dá conta Gustavo Piva de Andrade: O trade dress tem origem nos Estados Unidos e, historicamente, se referia à forma que um produto era dressed up to go to market, ou seja, vestido para ir

o mercado. Se traduzido para o português, portanto, o termo pode ser definido para algo como "vestimenta comercial". Partindo dos ensinamentos do autor citado, que por sua vez lança mão de outros doutrinadores e de jurisprudência em reforço ao seu entendimento, o trade dress envolve a aparência global de determinado produto (...) e abrange rótulos, embalagens, configurações, recipientes (...).

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ANDRADE, por fim, assim define trade dress: Para nós, trade dress pode ser definido como o conjunto de elementos que compõem a identidade visual de determinado produto ou serviço, distinguindo o e individualizando o do dos seus congêneres no mercado.

A outro argumento do primeiro apelante em seu recurso, também já qualificadamente respondeu o perito quando da quesitação realizada:

Quesito: 12) Com base nó ensinamento -do Prof. Dr. Denis Borges Barbosa, em "Uma Introdução à Propriedade Industrial" , pg. 827, a seguir reproduzido: "Assim é queuma coisa é a manca,eoutra o formato do Próprio artigo ou sua embalagem: a manca designa, através de signo de natureza simbólica (o signacante é independente do significado;" Leão "designa um tipo de mate, e não o felino); formato ou a embalagem presentiica ou identiica o obleto material.funcionado ao identificar como um signo de natureza indicial (o significante é parte do significado, a fumaça significa o fogo'). Note-se, de outro lado, a redação que, no texto atual, veda o registro (art. 124" 0 de `objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro "(destaques nossos) Informe a Sra. Perita qual é" conceito"de" rótulo "e o de" embalagem ", bem como oriente o Juízo quanto às diferenças de um e de outro .

RESPOSTA

Inicialmente cabe considerar o conceito legal de embalagem, tal como o apresenta a legislação tributária, certamente um ótimo parâmetro, ou seja: Parecer Normativo CST W 66175 item 4. Uma das etapas de industrializaçào caracteriza-se em operação que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da

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embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria. Desta feita, embalagem de apresentação é a que visa alcançar o consumidor final, contendo produto na quantidade em que é comumente destinado no varejo, até 20 (vinte) quilos. (grifamos) O que visa o Parecer Normativo acima é estabelecer que embalagens de apresentarão dizem respeito a uma operarão de industrializacão, e são diversas das embalagens para transporte.

Ressalte-se que o artigo 4 0, IV do RIPI/2010 (Regulamento do Imposto Sobre Produtos Industrializados), ilustra a questão da seguinte forma: caracteriza industrialização qualquer ...