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18 de Outubro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO : APL 02520055620138190001 RJ 0252005-56.2013.8.19.0001 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Décima Sétima Câmara Cível

Apelação Cível nº . 0252005-56.2013.8.19.0001

Apelante : MOLESKINE SPA.

Apelado: SÃO DOMINGOS S/A INDÚSTRIA GRÁFICA

Relator: Des. Flávia Romano de Rezende

MARCA. ABSTENÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA. FATO SUPERVENIENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 462 À HIPÓTESE. SENTENÇA REFORMADA.

- Apelado que ajuizou ação para impedir que a Apelante lhe envie notificações judiciais para cessar o uso da expressão MOLESKINE e desistir do pedido de registro nº. 828130248.

- Reconvenção na qual a ora Apelante deseja a condenação da Apelada a se abster definitivamente de usar a marca MOLESKINE e a desistir do pedido de registro nº. 905229932 cumulado com pedido de indenização, na forma dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9279/96.

- Sentença que julgou procedente o pedido e improcedente a reconvenção, motivada pelo indeferimento do pedido de registro da ré, Apelante, na classe NCL (8) 16, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com base no art. 124, VI da Lei nº 9.729/96, ou seja, em virtude de a expressão ser considerada “de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo (...) ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço”,

- Após a prolação da sentença em 17/11/2014, no entanto, houve modificação do entendimento da autarquia, em grau de recurso, sob o argumento de que o fato de existir nome do tecido similar à marca MOLESKINE não impede o registro desta marca para cobrir cadernos em nome da Apelante.

- Cumpre assinalar que o sistema da Lei nº 9.279/96 é de natureza atributiva ou constitutiva do direito à propriedade da marca, conforme previsão expressa do art. 129.

- Como consectário do registro, o titular da marca tem a prerrogativa de zelar pela integridade ou reputação do signo distintivo, nos termos do art. 130, III da Lei de Propriedade Industrial.

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- Sendo assim, a decisão do INPI, em grau de recurso, constitui fato novo superveniente (art. 462 do CPC) a provocar a reforma da solução dada à lide pela sentença e reconhecer os direitos de exclusividade da marca MOLESKINE para o réu.

PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA RECONVENÇÃO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0252005-56.2013.8.19.0001, em que é APELANTE MOLESKINE SPA. e APELADO SÃO DOMINGOS S/A INDÚSTRIA GRÁFICA.

ACÓRDAM os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível deste E. Tribunal, por unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por SÃO DOMINGOS S/A INDÚSTRIA GRÁFICA em face de MOLESKINE SRL , objetivando o autor a condenação da ré na obrigação de não fazer, consistente na imediata cessação da conduta ilícita da ré de exigir que a autora interrompa o uso da expressão moleskine, sob pena do pagamento de multa diária de R$1.000,00.

Aduz, em resumo, que (i.) é sociedade empresária constituída em 1966 e possui uma linha de produtos de cadernos estilo moleskine, identificável mundialmente (revestimento com capa dura, pontas arredondadas, tira elástica e lombada costurada); (ii.) moleskine é apenas um modelo de caderno e que outras empresas vendem moleskine no Brasil e no mundo; (iii.) a ré requereu em 2006 o registro da marca

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moleskine junto ao INPI, pedido este que foi indeferido pela autarquia, sob o fundamento do art. 124, inciso VI da Lei 9.279/96, que dispõe não serem registráveis como marca, sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou descritivo; (iv.) a ré interpôs recurso, no âmbito administrativo contra a decisão de indeferimento, mas ainda está pendente de julgamento pelo INPI; (v.) a ré adota condutas ilegais para buscar a exclusividade de uma expressão de uso comum, sendo que apresenta oposições em face de todas as concorrentes que procuram fazer uso da marca; (vi.) a autora requereu, em setembro de 2012, ao INPI que confirmasse ser a expressão moleskine de uso comum; (vi.) a ré notificou a autora para que interrompa o uso da marca, bem como para que desista do pedido de registro; (vii.) resta comprovado o abuso de direito por parte da ré, já que não existe qualquer possibilidade de uso indevido de marca, colidência ou concorrência desleal, sendo descabida qualquer pedido para que a autora se abstenha de fazer uso da expressão moleskine.

Às fls. 77/78 foi indeferida a antecipação de tutela.

Contestação às fls. 89/111, na qual a ré alega, em preliminares a inépcia da inicial diante do pedido ser juridicamente impossível e pela presença de pedidos incompatíveis. O rito deveria ser o sumário e não o ordinário, na forma do art. 275, I e 295, V do CPC. No mérito aduz: (i.) que ao contrário do que pretende fazer crer a autora, a marca moleskine pertence à ré, que a registrou no mundo todo, inclusive no Brasil; (ii.) que a marca moleskine foi criada em 1997 pela Modo&Modo, editora de Milão, antecessora da ré, Moleskine SPA, e rapidamente tornou-se utensilio do cotidiano da vida moderna; (iii) em 1º de janeiro de 2007, o termo moleskine tornou-se o nome da empresa que é titular dos direitos para a marca em todo o mundo, Moleskine SPA; (iv.) a ré cria, produz e comercializa os famosos cadernos e seus vários derivados. Sua matriz se localiza em Milão, na Itália, e sua afiliada americana é a Moleskine Améric, Inc, com sede em Nova York; (v.) o sucesso da marca Moleskine garantiu que a ré firmasse acordos com grandes empresas para produzir cadernos e outros produtos desenhados especialmente para estas, como a Apple, e outras; (vi.) a

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marca Moleskine goza de reconhecimento respeitável no mundo inteiro, e aparece como a 6ª marca mais amada do mundo (The Top 200 Lovemarks); (vii.) a marca é notoriamente conhecida, o que independe de prévio registro, na forma do art. 126 da Lei 9279/96); (viii) a ré é titular de vários registros e pedidos de registro no INP, na classe 16 e outras, e no mundo; (ix.) a ré possui uso exclusivo de uso da marca Moleskine no Brasil e no mundo, para assinalar produtos na classe 16; (x.) a ré também goza de proteção para o nome empresarial Moleskine S.p.A., conforme o previsto no art. 8º da Convenção da União de Paris (CUP); (xi.) o pedido de registro n. 828130248 somente não foi deferido pelo INPI, devido a uma confusão do órgão em relação ao seu significado; (xii.) detém exclusividade para uso da marca. Requer que a presente ação seja julgada improcedente.

Reconvenção às fls. 452/472, na qual a ré deseja a condenação da reconvinda a se abster definitivamente de usar a marca moleskine e a desistir do pedido de registro n. 905229932, no INPI, e outros similares. Finalmente, requer indenização pelo uso não autorizado de sua marca, na forma dos arts. 208/210 da LPI.

Contestação à reconvenção às fls. 717/730.

Réplica da autora às fls. 731/737.

Réplica da reconvinte à contestação às fls. 741/750.

A Sentença de fls. 900/905 foi proferida nos seguintes termos, verbis: “a) JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, condenando a ré na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de exigir, por qualquer meio ou forma, que a autora interrompa o uso da expressão "moleskine" e/ou que desista do pedido e registro de nº 905229932, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, com fulcro no art. 461, § 5º do CPC.b) JULGO IMPROCEDENTE a Reconvenção de fls. 452/471, pelos fatos e fundamentos expostos. Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em

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10% do valor da causa, nos termos do art. 20, § 3º do CPC. Dê-se ciência às partes. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.”

Apelação às fls. 905/917 repisando os argumentos despendidos na exordial.

Decisão de fls. 881/892, recebendo a apelação interposta em seu duplo efeito.

Contrarrazões às fls. 958/965.

Por determinação desta Relatora, o INPI foi instado a manifestar-se acerca da decisão proferida no Recurso Voluntário (protocolo 828130248) para a marca Moleskine, na classe NCL (8) 16.

Manifestação da ré às fls. 997.

É o relatório.

Inicialmente, constato a presença dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento deste recurso. Isto porque, o referido apelo foi interposto dentro do prazo de 15 dias, previsto no artigo 508, do CPC, conforme certidão de fls. xx; observa os requisitos da “regularidade formal” e do “cabimento”; além de ter sido interposto por parte legítima e não apresentar qualquer causa extintiva, interruptiva ou modificativa do direito do recorrente. Logo, constatada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço da presente apelação e passo à análise de seu mérito.

Aduz o apelante, réu, que é sociedade empresaria constituída desde 1966 e possui uma linha de cadernos estilo moleskine, com design próprio, identificável mundialmente (revestido com capa dura de cartão, pontas arredondadas, tira elástica para mantê-lo fechado, lombada costurada). Narra, ainda, que depositou o pedido de

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registro 828130248, em 03 de fevereiro de 2006, para Moleskine, na classe 16 e que, equivocadamente, o INPI, em 29 de janeiro de 2008, indeferiu o pedido por considerar a marca descritiva.

O examinador à época entendeu que MOLESKINE era similar à palavra MOLESQUIM, que significa um “tipo de tecido”, e que poderia ser esse o tipo de tecido com o qual o caderno seria fabricado.

O Autor, por sua vez, depositou em nome próprio pedido de registro idêntico (processo n. 905229932), em 2012, buscando obter, segundo declara, decisão no sentido de que a expressão é de uso comum, inaceitável como marca.

Em virtude disso, a apelante notificou extrajudicialmente o autor por duas vezes para que desistisse do referido pedido e se abstivesse de tentar registrar ou fazer uso de qualquer forma da marca moleskine, da qual seria o exclusivo titular. Essas notificações, ao longo do tempo, fizeram com que o Autor movesse a presente ação.

A r. sentença julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“(...) Conforme se vê, no Brasil, não há registro sob a titularidade da ré, para a expressão "moleskine" na classe 16. Logo, a princípio, não é conferida à ré a exclusividade de uso da expressão, só concedida após o registro (art. 129, Lei nº 9.279/96).

(...) Caso seja, eventualmente, dado provimento ao recurso administrativo interposto no pedido de registro n. 828130248, será possível então se cogitar, dali em diante, de direito de propriedade da marca, com seus consectários. Por ora, no entanto, não há embasamento jurídico para tal pretensão.

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(...) Ante o exposto, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC, e:

a.) JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, condenando a ré na

obrigação de não fazer, consistente em abster-se de exigir, por qualquer meio ou forma, que a autora interrompa o uso da expressão “moleskine” e/ou que desista do pedido e registro de n. 905229932, sob pena de pagamento de multa no valor de R$5000,00 em caso de descumprimento, com fulcro no art. 461, parágrafo 5 do CPC.

b.) JULGO IMPROCEDENTE a Reconvenção de fls. 452/471, pelos fatos

e fundamentos já expostos.”

Assim, inegável o acerto da sentença, prolatada em 17 de dezembro de 2014, que, com cautela, sopesou os fatos e deu à lide a melhor solução, sobretudo diante do indeferimento da marca pelo INPI.

Contudo, ao consultar o sitio da autarquia, esta Relatora entendeu por bem oficiar o órgão (fls. 981/994) para que o mesmo se manifestasse acerca de decisão proferida no Recurso Voluntário interposto pela ré.

Em resposta, o INPI confirmou que, em 10 de fevereiro de 2015, foi publicada a reforma da decisão de primeira instância, com o consequente deferimento do pedido de registro nº. 828130248, para MOLESKINE, na classe 16, em nome da ora Apelante (fls. 987), com o seguinte teor:

“De fato, as argumentações da recorrente e os elementos probatórios apresentados ajudam a formar convicção de que, embora a expressão Moleskine se refira a um tipo de tecido, os produtos de papelaria que o sinal visa assinalar, tais como cadernos, não são compostos ou produzidos com aquele material. Imaginar que determinado insumo possa

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ser empregado em um produto de papelaria, como cadernos, já envolve um processo de customização que não se confunde com o produto em si.

Finalmente, a relação entre a expressão e os produtos é de natureza indireta ou mediata. Seria direta ou imediata se os produtos a assinalar fossem tecidos ou artigos do vestuário em geral.”

Com efeito, dispõe o artigo 129 da Lei nº 9.279/96, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”.

O registro da marca como é de sabença geral tem natureza constitutiva, ou seja, quem por primeiro a obtêm terá o direito de propriedade da marca e de seu uso exclusivo, salvo na hipótese de eventual apostilamento, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com a propriedade autoral, cujo registro tem natureza meramente declaratória.

Ainda, segundo o INPI – Ato Normativo nº 51/81- , a tutela da marca ficará adstrita aos produtos e serviços da classe em que for concedido o registro, e, no caso concreto, os produtos comercializados se restringem àqueles constantes na classe 16 do INPI, a qual engloba: “papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pinceis; maquinas de escrever e matéria de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.”

Neste sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE DECONFUSÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MARCA NOTÓRIA. ART. 126 DA LEI 9.279/96.

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ADMITIDA A CONVIVÊNCIA DAS MARCAS EM LITÍGIO.PRECEDENTES. 1. O dissídio jurisprudencial a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça é aquele em que, mediante o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, fica evidenciada a similitude da base fática dos casos e a divergência de resultados diante da aplicação da legislação federal regente, o que não se verificou na hipótese dos autos. 2. Segundo o princípio da especialidade das marcas, não há colidência entre os signos semelhantes ou até mesmo idênticos, se os produtos que distinguem são diferentes. 3. Reconhecida a notoriedade da marca MILLER pelo tribunal de origem, incide o art. 126 da Lei nº 9.279/96, que confere proteção especial à marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade. 4. Afastada a possibilidade de erro ou confusão do público entre as marcas MILLER, da recorrida, e MÜLLLER FRANCO e MILER, da recorrente, ante a ausência de semelhança dos produtos quer e representa, possível a convivência dos signos em exame. Precedentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1079344 RJ 2008/0172003-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/06/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012).

A questão fundamental dos autos, no entanto, diz respeito à mudança de entendimento do INPI, que deferiu o registro da marca em nome da Apelante.

Com efeito, trata-se de fato novo superveniente (art. 462 do CPC) a ensejar a imediata reforma da r sentença, com o reconhecimento ao réu reconvinte do direito de impedir que o autor abstenha-se de fazer uso não autorizado da marca MOLESKINE e que este desista de qualquer depósito para mesma, tudo na classe 16, ante a prerrogativa do titular da marca de zelar pela integridade ou reputação do signo distintivo, nos termos do art. 130, III da Lei de Propriedade industrial..

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Finalmente, entendo descabida a alegação de que outras empresas utilizam a mesma marca, já que o registro é oponível erga omnes impondo às demais a abstenção de seu uso.

Quanto à indenização pretendida pela Apelante, contudo, entendo que o pleito não merece ser acolhido. Isto porque diferentemente do registro da patente que retroage ao depósito; não há, para marcas, a mesma disposição legal. Até a concessão do registro e diante das provas carreadas aos autos, não se pode afirmar que o autor fazia uso da marca de má-fé, seja pelo indeferimento da marca pela Diretoria de Marcas, seja pela inexistência do reconhecimento – até o presente momento -, de ser a marca MOLESKINE de alto renome ou mesmo notória na classe 16.

Quanto aos ônus da sucumbência, considerando que a ré decaiu de pequena parte de seu pedido, deixando de haver condenação somente quanto à indenização, entendo que a mesma deva ser invertida, com a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 20, § 3º do CPC.

Ante o exposto, PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2015.

Desembargador FLÁVIA ROMANO DE REZENDE

Relator