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16 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO : APL 02888100820138190001 RJ 0288810-08.2013.8.19.0001 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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14ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ

AGRAVOS INOMINADOS NA APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0288810-08.2013.8.19.0001

AGRAVANTE 1: THE ABSOLUT COMPANY (TAC) e PERNOD RICARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVANTE 2: SOCINTER SUL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.

AGRAVADOS: OS MESMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS PAES

AGRAVOS INOMINADOS NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VODCA ABSOLUT. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO TITULAR DA MARCA OU DO SEU AUTORIZADO. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO APLICADOS DE OFÍCIO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS.

1. A controvérsia instalada nos autos versa sobre a importação paralela da vodca ABSOLUT e na ocorrência de danos materiais e extrapatrimoniais dela decorrente.

2. A importação paralela de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no artigo 132, inciso II, da Lei nº 9.279/1996. Precedentes do STJ.

3. Na espécie, a primeira demandante é titular da marca ABSOLUT (TAC), e a segunda autora é a licenciada e distribuidora exclusiva no Brasil, conforme registro no INPI.

4. Outrossim, incontroverso que a sociedade apelante adquiriu o produto da marca ABSOLUT no mercado exterior através de uma terceira importadora.

5. A prova carreada aos autos demonstra que a importadora da qual a demandada adquiriu os produtos não está autorizada pelo proprietário da

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marca ou seu licenciado exclusivo no Brasil para promover exportações para o território nacional.

6. Assim, a parte detentora dos direitos de propriedade industrial e o seu licenciado exclusivo devem ser indenizados pelos benefícios auferidos pela pessoa que desrespeitou os direitos exclusivos.

7. Outrossim, os contratos de exclusividade averbados no INPI produzem efeitos em relação a terceiros, de modo que a demandada está obrigada a respeitar a exclusividade, incluindo se abster de importar produtos da marca licenciada.

8. O montante deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que a instrução foi incapaz de permitir a imediata valoração. Precedente do STJ.

9. A extensão dos danos deve ser calculada de acordo com o lucro obtido pela demandada, conforme dispõe o artigo 210, inciso II, da Lei nº 9.279/1996.

10. Os valores apurados em liquidação de sentença deverão ser corrigidos monetariamente a partir da comercialização dos produtos, na forma do verbete 43 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os juros moratórios incidem a contar da citação, momento em que se constituiu a demandada em mora, na forma do artigo 405 do Código Civil. Fixação que se opera de ofício, nos termos do verbete 161 desta Corte de Justiça.

11. Noutra toada, no caso de produtos genuínos inseridos no mercado nacional, sem o consentimento da detentora do direito exclusivo de exploração da marca ou seu licenciado, torna imperiosa a comprovação do abalo moral proveniente da circulação da mercadoria e do prejuízo causado à imagem da sociedade empresária, exigindo-se, para tanto, demonstração cabal do comprometimento da reputação da empresa.

12. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral,

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não há nos autos prova de violação da honra objetiva das sociedades apeladas.

13. Recursos improvidos.

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Inominado na Apelação Cível, nos autos do processo 028881008.2013.8.19.0001, em que são agravantes THE ABSOLUT COMPANY (TAC), PERNOD RICARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E SOCINTER SUL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e agravados OS MESMOS.

Acordam os Desembargadores que integram a 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos.

Trata-se de dois Agravos Inominados visando modificar a decisão de folhas 771-792 (00771), que deu parcial provimento ao apelo da ré, com base no artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, para afastar a condenação em danos morais. Alterou-se a sentença de ofício para que os valores apurados em liquidação de sentença, a título de danos materiais, sejam corrigidos monetariamente a partir da comercialização dos produtos, na forma da súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, e os juros moratórios fluam a contar da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil.

Irresignadas, as sociedades demandantes recorrem às folhas 794-800 (00794) e sustentam, em resumo, que o estado calamitoso em que a vodca ABSOLUT importada e comercializada pela empresa demandada é capaz de atingir a honra objetiva das recorrentes, de sorte que fazem jus ao pagamento de indenização por danos morais, tal qual reconhecido na sentença.

Também inconformada, a empresa ré recorrre às folhas 804-830 (00804) e repisa todo o arcabouço jurídico do apelo e reforça sua tese alegando: (a) em nenhum momento as decisões recorridas apontaram que a demandada tinha conhecimento da existência de contrato entre as sociedades autoras; (b) não há obrigação legal de conhecimento de contratos firmados entre empresas privadas, proibindo qualquer pessoa de importar vodca; (c) não é possível que as autoras utilizem de contrato particular, sem qual

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quer publicidade, para atacar judicialmente a ré e imputar-lhe o dever de indenizá-la sem, sequer, lhe dar oportunidade de saber da avença; (d) os produtos foram fiscalizados, liberados e a documentação de importação aferidas pelas autoridades do país.

É O RELATÓRIO.

O que se traz ao Colegiado, por força de Agravo Inominado é a ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, movida por THE ABSOLUT COMPANY (TAC) e PERNOD RICARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de SOCINTER SUL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, através da qual perquire: (a) proibição da demandada importar, expor à venda, comercializar ou praticar qualquer atividade de exploração econômica da vodca ABSOLUT; (b) busca e apreensão dos produtos ABSOLUT; (c) compelir a ré a recolher do mercado todos os produtos ABSOLUT fruto de importação paralela; (d) indenização por perdas e danos decorrentes da violação da marca e prática de concorrência desleal e importação paralela; e, (e) compensação pelos danos morais sofridos.

Alegam que a 1ª autora é titular dos registros da marca ABSOLUT no Brasil, ao passo que a 2ª demandante é licenciada e distribuidora exclusiva da marca ABSOLUT em território nacional, conforme contrato averbado perante o INPI, sendo que a primeira entrada das vodcas ABSOLUT no mercado brasileiro, originalmente, deve ser através das sociedades autoras.

Salientam que a ré importa e comercializa no território nacional vodca ABSOLUT, sem a prévia e expressa anuência do titular da marca (TAC) ou de terceiro por ela autorizado (Pernod Ricard Brasil), em gritante infração ao inciso III do artigo 132 da LPI.

Destacam que a demandada adquire o produto no mercado paralelo, sem lacre original e numeração do lote raspada, sendo que a irregularidade da importação e do produto colocado à venda ao consumidor final foi constatada nos laudos periciais produzidos em procedimento criminal preparatório.

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zação vodcas ABSOLUT. A ré dá um passo além, e adultera, sem constrangimento, elementos de identificação constantes das garrafas de ABSOLUT, de modo a tentar acobertar, em vão, a infração praticada. De outro lado, não se sabe em que condições a ré armazena os produtos das Autoras, sendo que o consumidor brasileiro sequer pode fazer qualquer reclamação, visto que a demandada não disponibiliza número do Serviço de Atendimento ao Consumidor ("SAC").

Sustentam que durante a realização de uma medida cautelar criminal foi possível verificar que a demandada importa a bebida diretamente de empresas estrangeiras situadas na Holanda e Hong Kong, que não guardam qualquer relação com as autoras e muito menos contam com o seu consentimento.

Argumentam que a comercialização do produto, de forma marginal e paralela, acarreta notório prejuízo financeiro ao titular da marca e ao seu licenciado exclusivo e coloca em risco a segurança do consumidor.

Ressaltam que o corolário lógico da prática de concorrência desleal é a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, já que a cada vodca ABSOLUT vendida pela demandada corresponde a uma unidade a menos vendida pelas autoras.

Aduzem que os consumidores, dia após dia, passarão a descrer na qualidade da ABSOLUT, em virtude do péssimo estado das garrafas vendidas e das alterações grosseiras em suas embalagens, sendo que o dano decorre da simples prática do ilícito, gerando abalo à imagem da marca ABSOLUT.

Decisão às folhas 372-375 (00380), deferindo o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar: (a) que a ré se abstenha de importar, expor à venda, comercializar, e/ou praticar qualquer atividade de exploração econômica da vodca ABSOLUT, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00; (b) a busca e apreensão na sede da ré ou em qualquer outro lugar em que esteja localizado o seu estoque e armazenados os produtos da marca ABSOLUT, com ordem de arrombamento e utilização de força policial, se necessário, com autorização de

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acompanhamento da diligência por parte das autoras; (c) o recolhimento imediato pela ré de todos os produtos no mercado da marca ABSOLUT fruto de importação paralela, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; (d) expedição de ofícios à Receita Federal, Portos, aeroportos, armazéns alfandegários e suas respectivas bases do Ministério da Agricultura nessas localidades, de modo a informar a proibição de importação de vodca ABSOLUT pela ré.

Agravo de instrumento manejado pela demandada às folhas 482-508 (00505) e decisão acostada a folhas 537-544 (00560).

Audiência a folhas 606 (00639).

O Juízo a quo, em sentença de folhas 674-679 (00707), julgou procedente o pedido inicial e tornou definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida, determinando que a ré se abstenha de importar, expor à venda, comercializar, e/ou praticar qualquer atividade de exploração econômica da vodca ABSOLUT, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, devidamente atualizada até o efetivo pagamento. Condenou a ré, também, ao pagamento de reparação de danos patrimoniais a serem demonstrados na fase de liquidação de sentença e ao pagamento de R$ 50.000,00 de indenização por dano moral, quantia esta corrigida a contar da sentença e acrescida de juros de 1% a partir da citação. Por força da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a demandada apela às folhas 680-702 (00713) e sustenta que: (a) a importação da vodca foi totalmente legítima, reconhecida pelo MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quanto pela RFB - Receita Federal do Brasil, passando pelo controle administrativo governamental, não havendo que se tachar a importação de irregular; (b) a aquisição das mercadorias no exterior foi realizada através de empresa que tinha autorização para vendê-las no mercado; (c) não é necessária a autorização do titular da marca para que terceiro possa importar, bastando o consentimento tácito; (d) a importação legitimamente feita de uma trading que opera no comércio internacional, não pode sofrer o tipo de restrição imaginada pela apelada, justamente porque quando a

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THE ABSOLT COMPANY vende seus produtos no mercado mundial - Tradings - não lhes apõe um interdito "proibido vender ao Brasil"; (e) o comércio é dinâmico e livre para todos e desde que a pessoa jurídica comercialize produtos legítimos e recolha os devidos impostos estaduais e federais sobre as vendas, não há nada que possa impedir a livre comercialização; (f) é válida a comercialização interna, após exaustão do direito marcatário ante o ingresso lícito no território nacional; (g) a norma jurídica do artigo1322 da Lei nº9.2799/96 visa apenas a proteger os direitos de propriedade do titular da marca, mas não tendo em mira o produto por ele colocado no mercado - já no estrangeiro - evento que faz esgotar os direitos sobre a marca; (h) o contrato de distribuição exclusiva não pode se pode se sobrepor ao que está assentado nConstituição Federalal de 1988; (i) o prejuízo reclamado haveria de contar com a necessária demonstração no curso a ação - no curso do processo de conhecimento - sendo totalmente descabida a apuração na fase executória; (j) não é todo uso indevido da marca que gera presunção de dano, mas somente aquele capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela para o caso de dano material; (k) não excluída a condenação de indenização por danos materiais, que seja autorizada a compensação/dedução, na fase de liquidação de sentença, do valor de agregação da marca, com a venda dos produtos - já que vendidos produtos - da TAC, sob pena de locupletamento ilícito; (l) também deve ser excluída a condenação de pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não há prova nos autos de que a honra objetiva da parte autora teria sido abalada; e, (m) há evidente desproporcionalidade no valor arbitrado a título de indenização, sendo que na remota hipótese de ser mantida a condenação, deve ser seu valor reduzido.

Contrarrazões às folhas 707-731 (00740), em prestígio à sentença.

EXAMINA-SE O PLEITO.

Conhecem-se os recursos, pois tempestivos, com preparo a folhas 803 (00803) e a folhas 832 (00032), presentes os demais requisitos de admissibilidade.

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ca ou de sua autorizada, bem como na ocorrência de danos materiais e extrapatrimoniais.

Inicialmente, a Lei nº 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, em seu artigo 129 estabelece a aquisição da propriedade da marca pelo registro validamente expedido, assegurando ao titular seu uso exclusivo em todo

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o território nacional.

Outrossim, o artigo 132, inciso III, da mencionada lei, estabelece que "o titular da marca não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com o seu consentimento".

Isso implica dizer que se o próprio titular da marca ou terceiro, com o seu consentimento, promover a primeira comercialização do produto no Brasil, esgota-se o direito de controlar as vendas posteriores do produto no mesmo território.

Entrementes, caso a primeira comercialização no país for promovida por terceiros sem o consentimento do titular, não se esgota o direito e o titular pode se opor à comercialização.

Pontue-se que a importação paralela consiste no ingresso em um determinado Estado de produto genuíno, proveniente de outro e produzida pelo proprietário da marca ou por alguém por ele autorizado, através de um terceiro.

Na espécie, a primeira demandante, na qualidade de titular da marca ABSOLUT, e, a segunda autora, como licenciada e distribuidora exclusiva no Brasil, moveram esta ação em face da demandada, com o objetivo de impedir a importação paralela da vodca ABSOLUT, sua distribuição e comercialização.

Os documentos de folhas 52-71 (00048) conferem à primeira demandante a propriedade e uso exclusivo da marca ABSOLUT (TAC) em todo âmbito nacional. Os documentos acostados às folhas 88-113 (00048) demonstram que a segunda autora possui

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Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

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contrato firmado com a primeira de distribuição exclusiva e licença para comercialização da marca no Brasil. O registro junto ao INPI está comprovado nos documentos de folhas 115-116 (00048).

De se notar que a matéria tratada nos autos já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.249.718/CE, envolvendo produtos das marcas “Johnie Walker,

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White Horse e Black & White”.

No que tange às importações paralelas, o eminente Ministro Relator Sidnei Beneti, em seu voto, assim se manifestou:

A importação paralela situa-se no âmago da garantia da exclusividade, decorrente do contrato de distribuição de produtos patenteados ou protegidos por marcas registradas.

PAULA A. FORGIONI elucida que “mediante a aposição de cláusula de exclusividade territorial garante-se ao distribuidor que será o único a comerciar os produtos em determinada região. No entanto, porque terceiros não estão obrigados aos termos do contrato celebrado entre o fornecedor e o seu distribuidor, nele não é possível disciplinar as vendas realizadas por 'adquirentes de segundo grau', ou seja, a mercadoria entra na área protegida não porque houve venda direta ou atuação invasiva de outro distribuidor, mas porque um adquirente, que comprou o bem de outro concessionário da mesma marca, revendeuo no território reservado. (...) Esse fenômeno costuma ser chamado comercialização paralela de produtos e, quando envolve contratos internacionais de distribuição, importação paralela. 'Trading cross-borders by intermediaries ' é a idéia central” (“Contrato de Distribuição”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005, p. 215 e 216).

Tornando preciso o conceito de importação paralela, a autora alude a que 'BERNADETTE GATT explica o que vem a ser importação paralela: 'First, goods are lawfully marketed in the place of export, the foreign country. These goods are channeled to the place of importation, the domestic country, via an authorized distribution network, usually at a higher price. Taking advantage of the lower price, a third person buys the goods in che cheaper, foreign country and imports them in parallel into the dearer, domestic country' (“Parallel importation and local business

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in Malta” ). Para estudo da importação paralela, ver também MELANIE FARQUHARSON e VICENT SMITH, 'Parallel trade in Europe ” (PAULA A. FORGIONI, “Contrato de Distribuição”, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005, p. 216, nota 23).

a) Sob um primeiro critério, o territorial, a comercialização paralela classifica-se como interna, ou nacional, pela qual terceiro adquire, no país, produtos fora da área de distribuição cuja exclusividade é reservada ao distribuidor contratualmente autorizado pelo titular da patente ou da marca, e a externa, ou internacional, em que os produtos são adquiridos por terceiro, no exterior, fora da área de exclusividade reservada ao distribuidor pelo aludido titular, e comercializados no país cujo território delimita a área do representante.

Às importações paralelas – internacionais – dirige-se HELENA CÂNDIDA LISBOA GAEDE, conceituando as como "'aquelas efetuadas por cidadãos ou sociedades por sua conta ou por conta de terceiros, fora dos circuitos de distribuição exclusiva ou seletiva, por um território nacional, de produtos legitimamente comercializados em outro território, seja pelo titular do direito de propriedade intelectual ou outros direitos associados à fabricação, à comercialização e/ou identificação de produtos, seja por qualquer outra pessoa, com o consentimento ou a autorização do titular'. Também conhecida como graygoods ou graymarket, diferencia-se a importação paralela da contrafação de produtos, por se tratar de produtos originais, comercializados legitimamente em outro território, diferenciando-se das importações autorizadas pelo titular dos direitos de Propriedade Intelectual, por ser efetuada fora da rede exclusiva de distribuidores". (“Importação paralela e concorrência desleal”, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. n. 83, jul/ago 2006. p. 45).

b) Sob um segundo critério, o do fundamento jurídico, classifica-se a comercialização paralela em contratual, quando estabelecida por cláusula contratual de reserva de exclusividade, inclusive quanto a parcelas demarcadas do território nacional ou mundial, e em legal, quando instituída pela lei, no caso, a lei do país a que destinados os produtos, o Brasil.

A opção pelo maior ou menor grau de permissão ou restrição no tocante à importação paralela situa-se no âmbito das forças da economia e do mercado nacional, cuja legislação pondera as diversas implicações e consequências da opção, segundo o próprio interesse do Estado. A respeito, PAULA A. FORGIONI explica que “os direitos de propriedade industrial podem ser utilizados de forma a

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impedir ou dificultar a importação/paralela de produtos. É preciso deixar bem claro, no entanto, que esse uso será ou não permitido por cada ordenamento jurídico conforme a política adotada (i.e., de acordo com o interesse tomado como digno de tutela jurídica” p. 217).

O art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial inserese nessa segunda modalidade de restrição à comercialização – combinando o critério territorial e o critério do fundamento jurídico, ou seja, estabelece, “ex-vi legis”, a restrição à comercialização no país via importação paralela.

Com efeito, dispõe o art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que o titular da marca não poderá: III – impedir a livre circulação do produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem, com seu consentimento, ressalvado o disposto nos § 3º e 4º do art. 68..

Atente-se a que, no âmbito do regramento da importação paralela pela lei – não pelas partes, isto é, não por negócio jurídico contratual – não se pode argumentar com a impossibilidade de submissão de terceiro por ato de vontade contratual de celebrantes de contrato de distribuição, de que o terceiro não participa. No caso da restrição legal, é a lei que dispõe e submete, aplicando-se a todo e qualquer agente da comercialização, no território nacional, de produtos de marca importada.

CLÁUDIA MARINS ALDIERS explica as restrições com clareza e segurança (“As Importações Paralelas à Luz do Princípio de Exaustão do direito de Marca e seus Reflexos nos direitos Contratual e concorrencial”, Rev da ABPI, 64, mai/jun 2003, p.29-54), o mesmo ocorrendo com ELIZABETH KASZNAR FEKETE (“Importações Paralelas: a Implementação do princípio da Exaustão de Direitos no Mercosul, no Contexto da Globalização”, em Rev. de Dir Mercantil, n. 113, p. 154-187 .

A variedade de regramentos é forçosa na comparação internacional. No âmbito da União Européia, segue-se a exaustão regional, isto é, a partir da colocação do produto pelo titular ou com seu consentimento dentro de um dos Estados integrantes da União Européia (consectário lógico, aliás, da própria europeização do sistema patentário, jurisprudencialmente submetido ao Tribunal Europeu de Patentes, o “Europäisches Patentamt”, de Munique). No geral predomina o sistema da exaustão nacional. Nos Estados Unidos, a exaustão tem se restringido às vendas nacionais (p. ex., Caso Fuji-Foto Philm Co x Jazz Photo corp, Federal Circuit 394 F.3d 1368 - Fed. Cir. 2005).

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Vem, entretanto, o princípio sendo mitigado em algumas circunstâncias (p. ex., no Caso Quality King Distributors Inc., v. L'anza Research International Inc., 523 U.S. 135 (1998), em que produtos fabricados nos Estados Unidos foram primeiramente exportados para Malta).

Registra-se, por outro lado, a recusa do sistema da exaustão internacional (adotado antes por alguns Estados, como a Alemanha, mas rechaçados pelo Tribunal de Justiça da União União Européia).

Ressalvem-se situações específicas cujo regramento ainda pende de determinar, como o debate a respeito ...