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29 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO : APL 02888100820138190001 RJ 0288810-08.2013.8.19.0001 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

TJ-RJ_APL_02888100820138190001_3600e.pdf
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14ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0288810-08.2013.8.19.0001

AGRAVANTE: SOCINTER SUL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.

AGRAVADOS: THE ABSOLUT COMPANY (TAC) e PERNOD RICARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS PAES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VODCA ABSOLUT. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO TITULAR DA MARCA OU DO SEU AUTORIZADO. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO APLICADOS DE OFÍCIO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS.

1. A controvérsia instalada nos autos versa sobre a importação paralela da vodca ABSOLUT e na ocorrência de danos materiais e extrapatrimoniais dela decorrentes.

2. A importação paralela de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no artigo 132, inciso II, da Lei nº 9.279/1996. Precedentes do STJ.

3. Na espécie, a primeira demandante é titular da marca ABSOLUT (TAC), e a segunda autora é a licenciada e distribuidora exclusiva no Brasil, conforme registro no INPI.

4. Outrossim, incontroverso que a sociedade apelante adquiriu o produto da marca ABSOLUT no mercado exterior através de uma terceira importadora.

5. A prova carreada aos autos demonstra que a importadora da qual a demandada adquiriu os produtos não está autorizada pelo proprietário da

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marca ou seu licenciado exclusivo no Brasil para promover exportações para o território nacional.

6. Assim, a parte detentora dos direitos de propriedade industrial e o seu licenciado exclusivo devem ser indenizados pelos benefícios auferidos pela pessoa que desrespeitou os direitos exclusivos.

7. O montante deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que a instrução foi incapaz de permitir a imediata valoração. Precedente do STJ.

8. A extensão dos danos deve ser calculada de acordo com o lucro obtido pela demandada, conforme dispõe o artigo 210, inciso II, da Lei nº 9.279/1996.

9. Os valores apurados em liquidação de sentença deverão ser corrigidos monetariamente a partir da comercialização dos produtos, na forma do verbete 43 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os juros moratórios incidem a contar da citação, momento em que se constituiu a demandada em mora, na forma do artigo 405 do Código Civil. Fixação que se opera de ofício, nos termos do verbete 161 desta Corte de Justiça.

10. Noutra toada, no caso de produtos genuínos inseridos no mercado nacional, sem o consentimento da detentora do direito exclusivo de exploração da marca ou seu licenciado, torna imperiosa a comprovação do abalo moral proveniente da circulação da mercadoria e do prejuízo causado à imagem da sociedade empresária, exigindo-se, para tanto, demonstração cabal do comprometimento da reputação da empresa.

11. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, não há nos autos prova de violação da honra objetiva das sociedades apeladas.

12. Apelo provido em parte para excluir a condenação em danos morais. Sentença alterada de ofí

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cio para fixar os juros de mora e a correção monetária pertinente ao dano material.

Trata-se de ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, movida por THE ABSOLUT COMPANY (TAC) e PERNOD RICARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de SOCINTER SUL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, através da qual perquire: (a) proibição da demandada importar, expor à venda, comercializar ou praticar qualquer atividade de exploração econômica da vodca ABSOLUT; (b) busca e apreensão dos produtos ABSOLUT; (c) compelir a ré a recolher do mercado todos os produtos ABSOLUT fruto de importação paralela; (d) indenização por perdas e danos decorrentes da violação da marca e prática de concorrência desleal e importação paralela; e, (e) compensação pelos danos morais sofridos.

Alegam que a 1ª autora é titular dos registros da marca ABSOLUT no Brasil, ao passo que a 2ª demandante é licenciada e distribuidora exclusiva da marca ABSOLUT em território nacional, conforme contrato averbado perante o INPI, sendo que a primeira entrada das vodcas ABSOLUT no mercado brasileiro, originalmente, deve ser através das sociedades autoras.

Salientam que a ré importa e comercializa no território nacional vodca ABSOLUT, sem a prévia e expressa anuência do titular da marca (TAC) ou de terceiro por ela autorizado (Pernod Ricard Brasil), em gritante infração ao inciso III do artigo 132 da LPI.

Destacam que a demandada adquire o produto no mercado paralelo, sem lacre original e numeração do lote raspada, sendo que a irregularidade da importação e do produto colocado à venda ao consumidor final foi constatada nos laudos periciais produzidos em procedimento criminal preparatório.

Esclarecem que os atos fraudulentos da demandada não se resumem, entretanto, a simplesmente importar sem autorização vodcas ABSOLUT. A ré dá um passo além, e adultera, sem constrangimento, elementos de identificação constantes das garrafas de ABSOLUT, de modo a tentar acobertar, em vão, a infração

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praticada. De outro lado, não se sabe em que condições a ré armazena os produtos das Autoras, sendo que o consumidor brasileiro sequer pode fazer qualquer reclamação, visto que a demandada não disponibiliza número do Serviço de Atendimento ao Consumidor ("SAC").

Sustentam que durante a realização de uma medida cautelar criminal foi possível verificar que a demandada importa a bebida diretamente de empresas estrangeiras situadas na Holanda e Hong Kong, que não guardam qualquer relação com as autoras e muito menos contam com o seu consentimento.

Argumentam que a comercialização do produto, de forma marginal e paralela, acarreta notório prejuízo financeiro ao titular da marca e ao seu licenciado exclusivo e coloca em risco a segurança do consumidor.

Ressaltam que o corolário lógico da prática de concorrência desleal é a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, já que a cada vodca ABSOLUT vendida pela demandada corresponde a uma unidade a menos vendida pelas autoras.

Aduzem que os consumidores, dia após dia, passarão a descrer na qualidade da ABSOLUT, em virtude do péssimo estado das garrafas vendidas e das alterações grosseiras em suas embalagens, sendo que o dano decorre da simples prática do ilícito, gerando abalo à imagem da marca ABSOLUT.

Decisão às folhas 372-375 (00380), deferindo o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar: (a) que a ré se abstenha de importar, expor à venda, comercializar, e/ou praticar qualquer atividade de exploração econômica da vodca ABSOLUT, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00; (b) a busca e apreensão na sede da ré ou em qualquer outro lugar em que esteja localizado o seu estoque e armazenados os produtos da marca ABSOLUT, com ordem de arrombamento e utilização de força policial, se necessário, com autorização de acompanhamento da diligência por parte das autoras; (c) o recolhimento imediato pela ré de todos os produtos no mercado da marca ABSOLUT fruto de importação paralela, sob pena de multa diária de

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R$ 10.000,00; (d) expedição de ofícios à Receita Federal, Portos, aeroportos, armazéns alfandegários e suas respectivas bases do Ministério da Agricultura nessas localidades, de modo a informar a proibição de importação de vodca ABSOLUT pela ré.

Agravo de instrumento manejado pela demandada às folhas 482-508 (00505) e decisão acostada a folhas 537-544 (00560).

Audiência a folhas 606 (00639).

O Juízo a quo, em sentença de folhas 674-679 (00707), julgou procedente o pedido inicial e tornou definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida, determinando que a ré se abstenha de importar, expor à venda, comercializar, e/ou praticar qualquer atividade de exploração econômica da vodca ABSOLUT, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, devidamente atualizada até o efetivo pagamento. Condenou a ré, também, ao pagamento de reparação de danos patrimoniais a serem demonstrados na fase de liquidação de sentença e ao pagamento de R$ 50.000,00 de indenização por dano moral, quantia esta corrigida a contar da sentença e acrescida de juros de 1% a partir da citação. Por força da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a demandada apela às folhas 680-702 (00713) e sustenta que: (a) a importação da vodca foi totalmente legítima, reconhecida pelo MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quanto pela RFB - Receita Federal do Brasil, passando pelo controle administrativo governamental, não havendo que se tachar a importação de irregular; (b) a aquisição das mercadorias no exterior foi realizada através de empresa que tinha autorização para vendê-las no mercado; (c) não é necessária a autorização do titular da marca para que terceiro possa importar, bastando o consentimento tácito; (d) a importação legitimamente feita de uma trading que opera no comércio internacional, não pode sofrer o tipo de restrição imaginada pela apelada, justamente porque quando a THE ABSOLT COMPANY vende seus produtos no mercado mundial - Tradings - não lhes apõe um interdito "proibido vender ao Brasil"; (e) o comércio é dinâmico e livre para todos e desde que a pes

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soa jurídica comercialize produtos legítimos e recolha os devidos impostos estaduais e federais sobre as vendas, não há nada que possa impedir a livre comercialização; (f) é válida a comercialização interna, após exaustão do direito marcatário ante o ingresso lícito no território nacional; (g) a norma jurídica do artigo1322 da Lei nº9.2799/96 visa apenas a proteger os direitos de propriedade do titular da marca, mas não tendo em mira o produto por ele colocado no mercado - já no estrangeiro - evento que faz esgotar os direitos sobre a marca; (h) o contrato de distribuição exclusiva não pode se pode se sobrepor ao que está assentado nConstituição Federalal de 1988; (i) o prejuízo reclamado haveria de contar com a necessária demonstração no curso a ação - no curso do processo de conhecimento - sendo totalmente descabida a apuração na fase executória; (j) não é todo uso indevido da marca que gera presunção de dano, mas somente aquele capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela para o caso de dano material; (k) não excluída a condenação de indenização por danos materiais, que seja autorizada a compensação/dedução, na fase de liquidação de sentença, do valor de agregação da marca, com a venda dos produtos - já que vendidos produtos - da TAC, sob pena de locupletamento ilícito; (l) também deve ser excluída a condenação de pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não há prova nos autos de que a honra objetiva da parte autora teria sido abalada; e, (m) há evidente desproporcionalidade no valor arbitrado a título de indenização, sendo que na remota hipótese de ser mantida a condenação, deve ser seu valor reduzido.

Contrarrazões às folhas 707-731 (00740), em prestígio à sentença.

RELATADOS. DECIDE-SE.

Conhece-se o recurso, pois tempestivo, com preparo a folhas 703 (00736), presentes os demais requisitos de admissibilidade.

A controvérsia instalada nos autos resume-se na importação da vodca ABSOLUT sem consentimento do titular da marca ou de sua autorizada, bem como na ocorrência de danos materiais e extrapatrimoniais.

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Inicialmente, a Lei nº 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, em seu artigo 129 estabelece a aquisição da propriedade da marca pelo registro validamente expedido, assegurando ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. 1

Outrossim, o artigo 132, inciso III, da mencionada lei, estabelece que "o titular da marca não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com o seu consentimento".

Isso implica dizer que se o próprio titular da marca ou terceiro, com o seu consentimento, promover a primeira comercialização do produto no Brasil, esgota-se o direito de controlar as vendas posteriores do produto no mesmo território.

Entrementes, caso a primeira comercialização no país for promovida por terceiros sem o consentimento do titular, não se esgota o direito e o titular pode se opor à comercialização.

Pontue-se que a importação paralela consiste no ingresso em um determinado Estado de produto genuíno, proveniente de outro e produzida pelo proprietário da marca ou por alguém por ele autorizado, através de um terceiro.

Na espécie, a primeira demandante, na qualidade de titular da marca ABSOLUT, e, a segunda autora, como licenciada e distribuidora exclusiva no Brasil, moveram esta ação em face da demandada, com o objetivo de impedir a importação paralela da vodca ABSOLUT, sua distribuição e comercialização.

Os documentos de folhas 52-71 (00048) conferem à primeira demandante a propriedade e uso exclusivo da marca ABSOLUT (TAC) em todo âmbito nacional. Os documentos acostados às folhas 88-113 (00048) demonstram que a segunda autora possui contrato firmado com a primeira de distribuição exclusiva e licença para comercialização da marca no Brasil. O registro junto ao INPI está comprovado nos documentos de folhas 115-116 (00048).

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Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

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De se notar que a matéria tratada nos autos já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.249.718/CE, envolvendo produtos das marcas “Johnie Walker, White Horse e Black & White”. 2

No que tange às importações paralelas, o eminente Ministro Relator Sidnei Beneti, em seu voto, assim se manifestou:

A importação paralela situa-se no âmago da garantia da exclusividade, decorrente do contrato de distribuição de produtos patenteados ou protegidos por marcas registradas.

PAULA A. FORGIONI elucida que “mediante a aposição de cláusula de exclusividade territorial garante-se ao distribuidor que será o único a comerciar os produtos em determinada região. No entanto, porque terceiros não estão obrigados aos termos do contrato celebrado entre o fornecedor e o seu distribuidor, nele não é possível disciplinar as vendas realizadas por 'adquirentes de segundo grau', ou seja, a mercadoria entra na área protegida não porque houve venda direta ou atuação invasiva de outro distribuidor, mas porque um adquirente, que comprou o bem de outro concessionário da mesma marca, revendeuo no território reservado. (...) Esse fenômeno costuma ser chamado comercialização paralela de produtos e, quando envolve contratos internacionais de distribuição, importação paralela. 'Trading cross-borders by intermediaries ' é a idéia central” (“Contrato de Distribuição”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005, p. 215 e 216).

Tornando preciso o conceito de importação paralela, a autora alude a que 'BERNADETTE GATT explica o que vem a ser importação paralela: 'First, goods are lawfully marketed in the place of export, the foreign country. These goods are channeled to the place of importation, the domestic country, via an authorized distribution network, usually at a higher price. Taking advantage of the lower price, a third person buys the goods in che cheaper, foreign country and imports them in parallel into the dearer, domestic country' (“Parallel importation and local business in Malta”). Para estudo da importação paralela, ver também MELANIE FARQUHARSON e VICENT SMITH, 'Parallel trade in Europe ” (PAULA A. FORGIONI, “Contrato

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de Distribuição”, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005, p. 216, nota 23).

a) Sob um primeiro critério, o territorial, a comercialização paralela classifica-se como interna, ou nacional, pela qual terceiro adquire, no país, produtos fora da área de distribuição cuja exclusividade é reservada ao distribuidor contratualmente autorizado pelo titular da patente ou da marca, e a externa, ou internacional, em que os produtos são adquiridos por terceiro, no exterior, fora da área de exclusividade reservada ao distribuidor pelo aludido titular, e comercializados no país cujo território delimita a área do representante.

Às importações paralelas – internacionais – dirige-se HELENA CÂNDIDA LISBOA GAEDE, conceituando as como "'aquelas efetuadas por cidadãos ou sociedades por sua conta ou por conta de terceiros, fora dos circuitos de distribuição exclusiva ou seletiva, por um território nacional, de produtos legitimamente comercializados em outro território, seja pelo titular do direito de propriedade intelectual ou outros direitos associados à fabricação, à comercialização e/ou identificação de produtos, seja por qualquer outra pessoa, com o consentimento ou a autorização do titular'. Também conhecida como graygoods ou graymarket, diferencia-se a importação paralela da contrafação de produtos, por se tratar de produtos originais, comercializados legitimamente em outro território, diferenciando-se das importações autorizadas pelo titular dos direitos de Propriedade Intelectual, por ser efetuada fora da rede exclusiva de distribuidores". (“Importação paralela e concorrência desleal”, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. n. 83, jul/ago 2006. p. 45).

b) Sob um segundo critério, o do fundamento jurídico, classifica-se a comercialização paralela em contratual, quando estabelecida por cláusula contratual de reserva de exclusividade, inclusive quanto a parcelas demarcadas do território nacional ou mundial, e em legal, quando instituída pela lei, no caso, a lei do país a que destinados os produtos, o Brasil.

A opção pelo maior ou menor grau de permissão ou restrição no tocante à importação paralela situa-se no âmbito das forças da economia e do mercado nacional, cuja legislação pondera as diversas implicações e consequências da opção, segundo o próprio interesse do Estado. A respeito, PAULA A. FORGIONI explica que “os direitos de propriedade industrial podem ser utilizados de forma a impedir ou dificultar a importação/paralela de produtos. É preciso deixar bem claro, no entanto, que esse uso será ou não permitido por cada ordenamento jurídico conforme

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a política adotada (i.e., de acordo com o interesse tomado como digno de tutela jurídica” p. 217).

O art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial inserese nessa segunda modalidade de restrição à comercialização – combinando o critério territorial e o critério do fundamento jurídico, ou seja, estabelece, “ex-vi legis”, a restrição à comercialização no país via importação paralela.

Com efeito, dispõe o art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que o titular da marca não poderá: III – impedir a livre circulação do produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem, com seu consentimento, ressalvado o disposto nos § 3º e 4º do art. 68..

Atente-se a que, no âmbito do regramento da importação paralela pela lei – não pelas partes, isto é, não por negócio jurídico contratual – não se pode argumentar com a impossibilidade de submissão de terceiro por ato de vontade contratual de celebrantes de contrato de distribuição, de que o terceiro não participa. No caso da restrição legal, é a lei que dispõe e submete, aplicando-se a todo e qualquer agente da comercialização, no território nacional, de produtos de marca importada.

CLÁUDIA MARINS ALDIERS explica as restrições com clareza e segurança (“As Importações Paralelas à Luz do Princípio de Exaustão do direito de Marca e seus Reflexos nos direitos Contratual e concorrencial”, Rev da ABPI, 64, mai/jun 2003, p.29-54), o mesmo ocorrendo com ELIZABETH KASZNAR FEKETE (“Importações Paralelas: a Implementação do princípio da Exaustão de Direitos no Mercosul, no Contexto da Globalização”, em Rev. de Dir Mercantil, n. 113, p. 154-187 .

A variedade de regramentos é forçosa na comparação internacional. No âmbito da União Européia, segue-se a exaustão regional, isto é, a partir da colocação do produto pelo titular ou com seu consentimento dentro de um dos Estados integrantes da União Européia (consectário lógico, aliás, da própria europeização do sistema patentário, jurisprudencialmente submetido ao Tribunal Europeu de Patentes, o “Europäisches Patentamt”, de Munique). No geral predomina o sistema da exaustão nacional. Nos Estados Unidos, a exaustão tem se restringido às vendas nacionais (p. ex., Caso Fuji-Foto Philm Co x Jazz Photo corp, Federal Circuit 394 F.3d 1368 - Fed. Cir. 2005). Vem, entretanto, o princípio sendo mitigado em algumas circunstâncias (p. ex., no Caso Quality King Distributors Inc., v. L'anza Research International Inc., 523 U.S. 135

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(1998), em que produtos fabricados nos Estados Unidos foram primeiramente exportados para Malta).

Registra-se, por outro lado, a recusa do sistema da exaustão internacional (adotado antes por alguns Estados, como a Alemanha, mas rechaçados pelo Tribunal de Justiça da União União Européia).

Ressalvem-se situações específicas cujo regramento ainda pende de determinar, como o debate a respeito da importação paralela de medicamentos – que, no âmbito da União Européia, os preços de medicamentos não podem ser determinados livremente pelo fabricante e os governos podem interferir na fixação do preço cobrado – o que, pela especificidade do produto, forçosamente trará conseqüências para o conceito de exaustão nacional, regional ou internacional.

Certos casos, como o dos medicamentos, podem, ainda, vir a receber tratamento legal diferenciado, imposto por necessidades de Estados determinados, cuja legislação dosa as premências e conveniências nacionais, especialmente a necessidade de fornecimento de determinados produtos à população, de estímulo à concorrência para evitar a formação de monopólios ou cartéis, de atendimento privilegiado de determinadas áreas do consumo – mas de nenhuma dessas hipóteses se cogita no caso presente, em que se está diante de importação de “whiskies”, produto desprovido de fornecimento imprescindível e, ademais, com farto fornecimento por diversos produtores e marcas em salutar concorrência no mercado nacional.

Com relação ao princípio da exaustão da marca ao ingresso no Brasil, pinçou o ilustre Ministro Relator da Corte Superior:

A disposição do art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial (lei 9.279/96), exigindo o consentimento do titular da marca, para a legalidade da importação, é de clareza contra a qual se esboroa a tentativa de interpretação conducente ao sentido contrário às palavras, bem valendo o brocardo “in claris cessat interpretatio ”.

(...)

O dispositivo legal, ao contrário, não se dirige a vedar a importação de produtos contrafeitos, no sentido de produtos “que imitam, reproduzem ou falsificam outros de marca registrada”, quer dizer, não se destina vedar a importação de produtos “pirateados”, para a qual nem mesmo seria necessário dispositivo específico nenhum na Lei da Propriedade Industrial, visto que a contrafação, ou, repita

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se, a “pirataria”, é totalmente vedada por todo o sistema de proteção à propriedade industrial, constituindo, mesmo, crime – de forma que, evidentemente, a importação de produtos dessa espécie jamais poderia ser autorizada, donde se segue que a restrição teria de destinar-se somente a produtos genuínos na origem, não a proibição de importação do que já era, com abrangência geral, proibido e criminalizado.

(...)

Comentando o aludido artigo 132, III, da Lei da Propriedade Industrial, PAULA A FORGIONI é taxativa: “A todo sentir, esse dispositivo atribui expressamente ao titular da marca o poder de vetar a comercialização de produtos contrafeitos no Brasil. Ao mesmo tempo, dá guarida ao princípio da livre concorrência e da livreiniciativa: o produto marcado poderá circular livremente no mercado interno, a menos que o titular da marca a isso tenha se oposto” (“Importações Paralelas no Brasil: A Propriedade Industrial nos Quadrantes dos Princípios Constitucionais”, em “Ensaios sobre o Direito Imaterial – Estudos Dedicados a Newton Silveira”, Org. KARIN GRAU-KUNTZ e DENIZ BORGES BARBOSA, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009, p. 218).

E MARISTELA BASSO, em outro escrito, ressalta que “O inciso III é uma das importantes inovações introduzidas pela LPI a respeito de um tema que exigia tratamento legal, haja vista os conflitos gerados pelo que se convencionou chamar de 'importação paralela', ou 'mercado cinza' (gray-market)”, realçando que “a partir da nova LPI, o titular da marca não pode impedir a livre circulação de produto colocado no 'mercado interno' com 'o seu consentimento' e com isso foi introduzido no sistema brasileiro o conceito de exaustão dos direitos sobre a marca, segundo o qual, após a primeira venda do produto no mercado interno (nacional), o direito sobre a marca se esgota, de modo que o titular da marca não poderá mais invocar o direito de exclusividade para impedir as vendas subseqüentes” (...), ou seja, “no que diz respeito aos limites no exercício dos direitos de marca, o Brasil incorporou o conceito de exaustão de direitos em nível nacional, com expressa ressalva das situações previstas nos §§ 3º e 4º do art. 68 da LPI”, de forma que, “segundo esse princípio, uma vez comercializado legalmente o produto marcado no mercado interno (nacional), o titular da marca não pode controlar as operações de venda ou uso subseqüentes à primeira venda”, sendo por isso que “o princípio também é chamado de dou

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trina da primeira venda (first sale doctrine), uma vez que os direitos de exploração comercial sobre um determinado produto extinguem-se a partir da sua primeira venda no mercado interno” (“A Importação Paralela e o Princípio da Exaustão. Especial Referência às Marcas”, em “Ensaios sobre o Direito Imaterial – Estudos Dedicados a Newton Silveira”, Org. KARIN GRAU KUNZ e DENIS BORGES BARBOSA, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009, p. 204).

Pela lei brasileira, portanto, a exaustão do uso da marca deve dar-se mediante a introdução legítima, com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, porque, na frase da autora citada, “presumese que o titular, quando coloca o produto no mercado doméstico, encontra-se automaticamente remunerado e não poderá impedir que tal produto circule indiscriminadamente” (ob. cit., p. 205) não valendo como exaustão, para validação da importação paralela, a colocação no mercado externo. O titular da marca internacional tem, portanto, em princípio, o direito de exigir seu consentimento para a importação paralela para o mercado nacional, com o ingresso e a exaustão da marca nesse mercado nacional.

Realça a doutrina: "O proprietário da marca não tem o poder de impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem, com seu consentimento. Neste caso, verifica-se o esgotamento do direito de propriedade industrial. Assim, se ele, ou um seu licenciado, promoveu a venda do produto onde se encontra aposta a marca, não pode impedir que esse produto seja redistribuído pelo comprador. Desta forma, já decidiu o Tribunal de Angers (França) que não constitui nem mesmo ato de concorrência desleal o fato de um agente de uma marca automobilística continuar a comercializar estoques de peças automotivas da marca, após a cessação do contrato que o ligava ao concessionário."(LUIZ GUILHERME LOREIRO, A lei da Propriedade Industrial Comentada”, São Paulo, Lejus, 1999, p. 276).

Ou, ainda: "A terceira hipótese concerne à exaustão de direito do titular do registro de marca. Conforme analisado no capítulo concernente a patentes, quando o titular de determinado registro lança certo produto no mercado, em relação àquele bem por ele produzido desaparece qualquer direito do seu titular. Situação idêntica ocorrerá em relação aos direitos conferidos pelo registro de marca. Quando o próprio titular da marca tiver fabricado o produto, a partir da primeira comercialização, desaparece qual

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quer direito do titular em relação à marca lançada naquele produto." (LUCAS ROCHA FURTADO, “Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro”. Brasília, Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 128).

Após exaustiva análise da Constituição Federal, Lei da Propriedade Industrial e casos julgados pelos Tribunais brasileiros, PATRICIA BOHN salienta que “segundo o art. 132, inc. III, da LP 9279/96, o titular da marca não pode impedir a circulação dos produtos que por ele próprio, ou com seu consentimento, tenha sido colocado dentro do mercado interno, sob a considerados do § 3º e § 4º do art. 68 da Lei de Patentes 9279/96” (“Parallelimportregelungen im Patent- und Markenrecht in Lateinamerika, Baden-Baden, Ed. Nomos, 2010, pág. 325).

No referido julgamento ficou abalizado que a importação paralela de produtos originais, sem consentimento do titular da marca, é proibida, conforme dispõe o artigo 132, inciso III, da Lei 9.279/96. Contudo, a falta de oposição do dono da marca, por longo período, pode caracterizar consentimento tácito e legitimar as im-3

portações realizadas.

A propósito, confira-se o resumo do julgado pela Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA. TERRITORIALIDADE NACIONAL EXIGIDA NA EXAUSTÃO DA MARCA, MEDIANTE O INGRESSO CONSENTIDO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. OPOSIÇÃO SUPERVENIENTE, CONTUDO, AO PROSSEGUIMENTO DA IMPORTAÇÃO, APÓS LONGO PERÍODO DE ATIVIDADE IMPORTADORA CONSENTIDA. RECUSA DE VENDER PELA PROPRIETÁRIA DA MARCA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA RECUAS DE VENDER. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1. A "importação paralela" de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autori

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zado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no art. 132, II, da Lei nº 9279/96. Mas, uma vez consentida pelo titular da marca ou por quem por ele autorizado para tanto, a entrada do produto original no mercado nacional não pode configurar importação paralela ilícita.

2.- Inadmissibilidade de vedação da importação paralela apenas a produtos contrafeitos ("pirateados") adquiridos no exterior, abrangendo, a vedação, produtos genuínos, adquiridos no exterior, pois necessário o ingresso legítimo, com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, para a exaustão nacional da marca.

3. Tendo em vista o longo período de realização de importações paralelas, mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, e, ainda, a ausência de oposição por aludido titular ou do representante legal no Brasil, não é possível recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a proibição de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884/94 e 170, IV, da Constituição Federal.

4. Indenização, a ser objeto de liquidação por arbitramento, ante o fato da recusa de vender (CC/2002, art. 186 e Lei 8884/94, art. 20).

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5. Recurso Especial provido em parte.

Veja-se, também, o voto do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento do REsp nº 609-047/SP, onde fica demonstrado a necessidade do consentimento do titular do direito da marca ou do seu autorizado:

Cabe ressaltar, contudo, que, a importação paralela não é necessariamente ilícita, embora a própria denominação do negócio leve a essa interpretação. Uma vez autorizada a importação pelo titular do direito da marca, ou por quem estava autorizado para tanto, o produto original entra licitamente no mercado nacional .

"A importação paralela decorre de duas hipótese básicas: (a) meramente de um fato de mercado e, de (b) uma ordem judicial ou administrativa de licença compulsória. A primeira hipótese, fundada no art. 43, inciso IV, da LPI, o simples fato da colocação do produto no mercado interno, pelo titular ou terceiro como seu substituto, basta para autorizar a importação paralela. Na segunda hipótese, a li

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cença compulsória poderá ser motivada por abuso de direito ou de poder econômico, ou, ainda, nos casos de emergência nacional ou interesse público". (SILVA, Antonio Carlos Fonseca da. Importação paralela de medicamentos. In. Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. ano I, n. 1, jul/set 1993. p. 25)

Assim, tendo em vista que as importações paralelas, lícitas, são contratos firmados com o produtor/titular do direito da marca no estrangeiro, ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, ou seja, um distribuidor no país em que é realizada a operação, não pode o titular da marca opor ao adquirente do produto restrições de redistribuição, pois a colocação do produto no mercado esgota o seu direito de propriedade industrial, ainda que a titularidade da marca no Brasil seja diversa da titularidade

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da marca no exterior.

Com efeito, firmada a necessidade de consentimento do proprietário da marca, para a venda de importação paralela, passa-se a examinar a existência dessa autorização.

Incontroverso que a sociedade apelante adquiriu o produto da marca ABSOLUT no mercado exterior através da sociedade PANACAN LIMITED, sem o consentimento expresso do titular da marca ou de seu licenciado exclusivo no Brasil.

De igual sorte, também não se vislumbra a ocorrência da anuência tácita para aquisição, importação e venda da bebida alcoólica em questão em território nacional. A uma, porque não existe qualquer documento de que a empresa PANACAN LIMITED era licenciada ou autorizada do titular da marca ABSOLUT (TAC). A duas, porque houve oposição do dono da marca, através de medidas no âmbito criminal e cível. A três, porque a segunda demandante possui total exclusividade em relação à distribuição da marca ABSOLUT no Brasil. A quatro, porque a entrada do produto no mercado nacional se deu sem consentimento da proprietária da marca. A cinco, porque não existe prova da contratualidade durável do produto importado pela demandada.

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Ademais, os contratos de exclusividade averbados no INPI produzem efeitos em relação a terceiros. Isto implica em dizer que a demanda está obrigada a respeitar a exclusividade pactuada entre as autoras, incluindo se abster de importar produtos assinalados com a marca licenciada.

Nesse diapasão, muito embora os produtos adquiridos no exterior sejam genuínos, impossível chancelar a importação realizada pela ré diante da ausência de consentimento do titular da marca ou do seu autorizado, conforme exigência do artigo 132, inci-6

so III, da Lei de Propriedade Industrial.

Passa-se à análise do dano patrimonial.

Os terceiros importadores que adquirem o produto no exterior tiram vantagem da publicidade, pesquisas, fabricação e comercialização providenciadas pelo titular da marca ou distribuidor exclusivo, com eles concorrendo de forma desleal, violando o direito de privilégio.

Logo, a parte detentora dos direitos de propriedade industrial e o seu licenciado exclusivo devem ser indenizados pelos benefícios auferidos pela pessoa que desrespeitou os direitos exclusivos.

A Lei nº 9.279/96 ressalva ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de con-7

corrência desleal.

A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. 8

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Art. 132. O titular da marca não poderá:

(...)

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68;

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Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

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Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

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Já os lucros cessantes são determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: (I)- os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; (II)- os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou (III)- a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. 9

Nesse cenário, a parte detentora dos direitos de propriedade industrial e o seu licenciado exclusivo devem ser indenizados pelos benefícios auferidos pela pessoa que desrespeitou os direitos exclusivos.

Pontue-se que no caso concreto a extensão dos danos deve ser calculada de acordo com o lucro obtido pela demandada, conforme dispõe o artigo 210, inciso II, da Lei nº 9.279/1996, não havendo de se falar em abatimento de valor agregado à marca, porquanto a introdução no mercado da vodca ABSOLUT se deu por

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conta e risco da importação paralela sem consentimento.

In casu, o montante deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que a instrução foi incapaz de permitir a imediata valoração.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO MARCÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. MARCA. BEM IMATERIAL COMPONENTE DO ESTABELECIMENTO. USO SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. IMPORTA -9

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

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Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

(...).

II – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito

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ÇÃO PARALELA E RECONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR DA MARCA . IMPOSSIBILIDADE.

1. A marca é importante elemento do aviamento, sendo bem imaterial, componente do estabelecimento do empresário, de indiscutível feição econômica.

2. Como o Tribunal de origem reconhece a existência de violação do direito de uso da marca, em observância ao artigo 209 da Lei 9.279/96, independentemente de ter sido demonstrada a exata extensão dos prejuízos experimentados pela autora, descabe o julgamento de improcedência dos pedidos exordiais, pois a apuração pode ser realizada em liquidação de sentença. Precedentes.

3. A marca é fundamental instrumento para garantia da higidez das relações de consumo. Desse modo, outra noção importante a ser observada quanto à marca é o seu elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar a marca ao produto ou serviço, evitando, por outro lado, o desleal desvio de clientela.

4. As importações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da marca no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para comercializar o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado não haver autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, o artigo 132, inciso III, da Lei 9.279/96, não socorre a recorrente.

5. Tolerar que se possa recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca - que também comercializa o produto no mercado -, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada

o consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao

signo.

6. Conduta que, por outro lado, não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo , incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, que sobrelevam aos interesses da parte.

7. Recursos especiais parcialmente conhecidos para, na extensão, dar parcial provimento apenas ao da autora, para restabelecer o decidido na sentença, inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, devendo a extensão dos danos ser apurada em liquidação por artigos. Negado provimento ao recurso da ré. 11

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Registre-se que, diante do que dispõe o verbete 161 da Súmula desta Corte de Justiça, os valores apurados em liquidação de sentença deverão ser corrigidos monetariamente a partir da comercialização dos produtos, na forma do verbete 43 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos juros moratórios devem incidir a contar da citação, momento em que se constituiu a demandada em mora, na forma do artigo 405 do Código Civil. 12 13 14

Passa-se à análise dos danos extrapatrimoniais.

Nos termos do verbete 227 de súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral. 15

Outrossim, doutrina e jurisprudência são pacíficas em aplicar à pessoa jurídica, por força do artigo 52 do Código Civil, a proteção a alguns atributos da personalidade, tais como, nome,

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honra objetiva, reputação e imagem.

Contudo, incumbe às autoras, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar que os fatos narrados na inicial foram aptos a lhe ofender a honra objetiva, o que não se verifica na presente lide. 17

E isso, porque não ocorre em favor da pessoa jurídica o denominado dano moral in re ipsa, mormente quando estamos diante de produtos genuínos.

Mutatis mutandi, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

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Questões atinentes a juros legais, correção monetária, prestações vincendas e condenação nas despesas processuais constituem matérias apreciáveis de ofício pelo Tribunal.

13

Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

14

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

15

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

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Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.

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Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

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1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que haja ferimento à sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio social.

2. O mero corte no fornecimento de energia elétrica não é, a principio, motivo para condenação da empresa concessionária em danos morais, exigindose, para tanto, demonstração do comprometimento da reputação da empresa.

3. No caso, a partir das premissas firmadas na origem, não há fato ou prova que demonstre ter a empresa autora sofrido qualquer dano em sua honra objetiva, vale dizer, na sua imagem, conceito e boa fama . O acórdão recorrido firmou a indenização por danos morais com base, exclusivamente, no fato de que houve interrupção no fornecimento do serviço prestado devido à suposta fraude no medidor, que não veio a se confirmar em juízo.

4. Com base nesse arcabouço probatório, não é possível condenar a concessionária em danos morais, sob pena de presumi-lo a cada corte injustificado de energia elétrica, com ilegítima inversão do ônus probatório.

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5. Recurso especial provido.

No caso de produtos genuínos inseridos no mercado nacional sem o consentimento da detentora do direito exclusivo de exploração da marca ou seu licenciado torna imperiosa a comprovação do abalo moral proveniente da circulação da mercadoria e do efetivo prejuízo causado à imagem da sociedade empresária, exigindo-se, para tanto, demonstração do comprometimento da reputação da empresa.

No bojo dos autos não há qualquer prova que induza ter a importação paralela de mercadoria genuína causado danos à imagem das apeladas.

Nessa linha, não demonstram as demandantes ofensa a sua imagem ou honra objetiva, a justificar a condenação da ré a título de dano extrapatrimonial, de maneira que a sentença será reformada neste ponto.

Por tais fundamentos, conhece-se o recurso e a ele se dá parcial provimento, com base no artigo 557, § 1º-A, do Código de

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Processo Civil, para afastar a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais. Altera-se a sentença de oficio para que os valores apurados em liquidação de sentença, a título de danos materiais, sejam corrigidos monetariamente a partir da comercialização dos produtos, na forma da súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, e os juros moratórios fluam a contar da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. 19 20 21 22

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2014.

DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS PAES

RELATOR

19 o

§ 1 -A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.

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Questões atinentes a juros legais, correção monetária, prestações vincendas e condenação nas despesas processuais constituem matérias apreciáveis de ofício pelo Tribunal.

21

Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

22

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.